Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur – Rubics‘ Cube – als 3D-Marke

1.      Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 25. November 2014, Simba Toys/HABM – Seven Towns (Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur) (T‑450/09, EU:T:2014:983), wird aufgehoben.

2.      Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008‑2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Simba Toys GmbH & Co. KG und der Seven Towns Ltd wird aufgehoben.

3.      Die Seven Towns Ltd und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum tragen ihre eigenen Kosten sowie die der Simba Toys GmbH & Co. KG im Verfahren im ersten Rechtszug in der Rechtssache T‑450/09 und im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten.

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer) vom 10. November 2016

In der Rechtssache C‑30/15 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 26. Januar 2015,

Simba Toys GmbH & Co. KG mit Sitz in Fürth (Deutschland), vertreten durch …,

Klägerin,

andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Botis und A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigte,

Beklagter im ersten Rechtszug,

Seven Towns Ltd mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich), vertreten durch …,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin R. Silva de Lapuerta sowie der Richter E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev und S. Rodin (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Szpunar,

Kanzler: V. Giacobbo-Peyronnel, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2016,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Mai 2016

folgendes

Urteil

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Dreidimensionale Marke in Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur – Antrag auf Nichtigerklärung – Zurückweisung des Antrags auf Nichtigerklärung“

1        Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Simba Toys GmbH & Co. KG die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 25. November 2014, Simba Toys/HABM – Seven Towns (Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur) (T‑450/09, EU:T:2014:983, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (im Folgenden: Beschwerdekammer) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008‑2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Klägerin und der Seven Towns Ltd (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

 Rechtlicher Rahmen

2        Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) aufgehoben und ersetzt.

3        Für den vorliegenden Rechtsstreit gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts, zumindest hinsichtlich der nicht rein verfahrensrechtlichen Bestimmungen, weiterhin die Verordnung Nr. 40/94.

4        Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„(1)      Von der Eintragung ausgeschlossen sind

b)      Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c)      Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

e)      Zeichen, die ausschließlich bestehen

i)      aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder

ii)      aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder

iii)      aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

…“

5        Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.“

 Vorgeschichte des Rechtsstreits

6        Die Vorgeschichte des Rechtsstreits, wie sie in den Rn. 1 bis 12 des angefochtenen Urteils dargestellt wird, kann wie folgt zusammengefasst werden.

7        Am 1. April 1996 meldete die Seven Towns beim EUIPO das folgende dreidimensionale Zeichen als Gemeinschaftsmarke an:

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8        Die Marke wurde für „dreidimensionale Puzzles“ in Klasse 28 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

9        Am 6. April 1999 wurde die betreffende Marke unter der Nr. 162784 als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Sie wurde am 10. November 2006 verlängert.

10      Am 15. November 2006 stellte Simba Toys nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis c und e dieser Verordnung einen Antrag auf Nichtigerklärung dieser Marke.

11      Mit Entscheidung vom 14. Oktober 2008 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO diesen Antrag in vollem Umfang zurück.

12      Am 23. Oktober 2008 legte die Klägerin beim EUIPO gegen diese Entscheidung nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde ein. Zur Stützung ihrer Beschwerde machte sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis c und e der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

13      Mit der streitigen Entscheidung bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 14. Oktober 2008 und wies die Beschwerde zurück.

 Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

14      Mit am 6. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob Simba Toys Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.

15      Sie stützte ihre Klage auf acht Klagegründe, nämlich einen Verstoß gegen Art. 75 Satz 1 und Art. 76 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i bis iii und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.

16      Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht diese Klage als unbegründet abgewiesen.

 Anträge der Parteien

17      Simba Toys beantragt,

–        das angefochtene Urteil aufzuheben,

–        die streitige Entscheidung aufzuheben und

–        Seven Towns und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

18      Seven Towns und das EUIPO beantragen,

–        das Rechtsmittel zurückzuweisen und

–        Simba Toys die Kosten aufzuerlegen.

 Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

19      Mit Schreiben vom 7. Juli 2016 hat Seven Towns beantragt, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens anzuordnen.

20      Sie macht im Wesentlichen geltend, dass der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen Tatsachen und Argumente angeführt habe, die weder vor dem Gericht, noch vor dem Gerichtshof zwischen den Parteien erörtert worden seien, und zwar insbesondere in Bezug auf die Bestimmung der Funktion der betreffenden Waren, die Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens und die Beurteilung des funktionalen Charakters der Form eines Würfels.

21      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof gemäß Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen kann, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn ein zwischen den Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. April 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, Rn. 19).

22      Dies ist hier nicht der Fall. Der Gerichtshof ist nämlich nach Anhörung des Generalanwalts der Auffassung, dass er über alle für die Entscheidung erforderlichen Informationen verfügt und dass die Rechtssache nicht im Hinblick auf eine neue Tatsache, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung ist, oder im Hinblick auf ein vor ihm nicht erörtertes Vorbringen zu prüfen ist.

23      Unter diesen Umständen ist dem Antrag von Seven Towns auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens nicht stattzugeben.

 Zum Rechtsmittel

 Vorbringen der Parteien

24      Simba Toys stützt ihr Rechtsmittel auf sechs Gründe. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht sie geltend, dass das Gericht in den Rn. 50 bis 77 des angefochtenen Urteils gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestünden, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, von der Eintragung ausgeschlossen seien.

25      Simba Toys macht insoweit erstens geltend, dass das Gericht in Rn. 72 des angefochtenen Urteils zu Unrecht die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 davon abhängig gemacht habe, dass aus der Darstellung der betreffenden Marke zumindest „hinreichend sicher [auf die technische Wirkung] geschlossen werden“ könne. Ein solches „Erfordernis eines genauen Verständnisses“ ergebe sich weder aus dem Wortlaut dieser Vorschrift, noch aus der Rechtsprechung und laufe zudem deren Ziel zuwider.

26      Zweitens habe das Gericht den Begriff „technische Funktion“ zu eng ausgelegt, als es in Rn. 60 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass die Gitterstruktur auf den Seiten des Würfels keine solche Funktion erfülle. Das Gericht habe verkannt, dass diese Struktur und die allgemeine Form des Würfels nicht willkürlich und daher zwangsläufig technisch seien.

27      Drittens habe das Gericht einen Rechtsfehler begangen, indem es in Rn. 53 des angefochtenen Urteils die Zurückweisung der Anmeldung eines Zeichens aus dem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 genannten Grund davon abhängig gemacht habe, dass die wesentlichen Merkmale der betreffenden Marke selbst die technische Funktion der von der Marke erfassten Ware erfüllten und nicht, dass sie deren Wirkung seien.

28      Viertens beanstandet die Rechtsmittelführerin, dass das Gericht die Rüge zurückgewiesen habe, dass es keine alternativen Formen zu der Darstellung der fraglichen Marke gebe, die dieselbe technische Funktion wie diese erfüllen könnten. Jedenfalls schließe die Verfügbarkeit alternativer Formen die Anwendung des genannten Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii nicht aus. Was insbesondere die schwarzen Linien angehe, die die Seiten des Würfels in Quadrate unterteilten, wäre es zwar möglich einen Zauberwürfel herzustellen, der diese Bestandteile nicht aufweise, auch ein solcher Würfel wäre jedoch aufgrund des Grades seiner Ähnlichkeit durch die angefochtene Marke geschützt. Das Gericht habe daher das dieser Vorschrift zugrunde liegende öffentliche Interesse verkannt, das darin bestehe, die Schaffung eines dauerhaften Monopols an technischen Lösungen zu verhindern.

29      Fünftens habe das Gericht bei der Beurteilung des technischen Charakters der wesentlichen Merkmale der fraglichen Ware nicht berücksichtigt, dass es bereits vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung der fraglichen Marke vermarktete Waren, insbesondere den von der Streithelferin hergestellten „Rubik’s Cube“, gebe, die die wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke, darunter die bei den Verbrauchern allgemein bekannte Drehbarkeit, aufwiesen.

30      Sechstens rügt Simba Toys, dass das Gericht in Rn. 55 des angefochtenen Urteils, nach der Feststellung, dass die fragliche Marke für „dreidimensionale Puzzles“ im Allgemeinen eingetragen worden sei, ohne eine Beschränkung auf drehbare Puzzles, erklärt habe, dass die Anmeldung einer Marke nur dann zurückgewiesen werden könne, wenn der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Grund auf alle oder zumindest eine große Anzahl der von der Marke erfassten Waren Anwendung finde.

31      Seven Towns und das EUIPO sind der Ansicht, dass der erste Rechtsmittelgrund als zumindest teilweise unzulässig zurückzuweisen sei, da damit Tatsachenfeststellungen in Zweifel gezogen werden sollten.

32      Jedenfalls müsse er als unbegründet zurückgewiesen werden. Seven Towns und das EUIPO beantragen im Wesentlichen, die Punkte der Begründung des angefochtenen Urteils, auf die sich dieser Rechtsmittelgrund beziehe, zu bestätigen. Was diese Punkte angehe, habe das Gericht keine neuen Anforderungen aufgestellt, sondern lediglich die bestehende Rechtsprechung angewandt, nach der es u. a. erforderlich sei, die etwaige technische Funktion auf der Grundlage der grafischen Darstellung der betreffenden Marke zu bestimmen. Seven Towns und das EUIPO führen ferner aus, dass die fraglichen Waren dreidimensionale Puzzles im Allgemeinen umfassten und dass Zauberwürfel keine selbständige Unterkategorie davon darstellten.

 Würdigung durch den Gerichtshof

33      Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht Simba Toys geltend, dass das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewendet habe, indem es sich, u. a. in den Rn. 56 bis 77 des angefochtenen Urteils, was den funktionalen Charakter der fraglichen Form angehe, auf eine zu enge Auslegung dieser Vorschrift gestützt habe. Das Gericht habe folglich zu Unrecht festgestellt, dass die wesentlichen Merkmale dieser Form keiner technischen Funktion der fraglichen Ware entsprächen.

34      Die Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale eines Zeichens kann zwar als solche, soweit sie tatsächliche Feststellungen enthält, vorbehaltlich des Falles einer Verfälschung vom Gerichtshof in einem Rechtsmittelverfahrens nicht nachgeprüft werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 74, und vom 17. März 2016, Naazneen Investments/HABM, C‑252/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 59), dies gilt jedoch nicht für die Rechtsfragen, die bei der Prüfung der Relevanz der bei dieser Beurteilung angewendeten rechtlichen Kriterien auftreten, sowie insbesondere für die dabei berücksichtigten Faktoren (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 84 und 85, und vom 6. März 2014, Pi‑Design u. a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P bis C‑340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 61).

35      Der erste Rechtsmittelgrund ist daher zulässig, da damit die vom Gericht im angefochtenen Urteil zur Beurteilung des funktionalen Charakters des fraglichen Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgenommene Anwendung der Kriterien und Faktoren, wie sie sich u. a. aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben, beanstandet werden soll.

36      Hinsichtlich der Begründetheit dieses Rechtsmittelgrundes ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Markenrecht ein wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbssystems in der Union ist. In diesem System muss jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren oder seiner Dienstleistungen an sich zu binden, Zeichen als Marken eintragen lassen können, die es dem Verbraucher ermöglichen, diese Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37      Im Übrigen gehört, wie sich aus Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, zu den Zeichen, die eine Marke sein können, vorausgesetzt, es lässt sich zum einen grafisch darstellen und ist zum anderen geeignet, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von der anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C‑456/01 P und C‑457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 30 und 31, sowie vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 39).

38      Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm zugrunde liegt (Urteile vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C‑456/01 P und C‑457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 45, sowie vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 43).

39      Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verhindern soll, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 43).

40      Außerdem ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine korrekte Anwendung dieser Vorschrift voraussetzt, dass die wesentlichen Merkmale des betreffenden dreidimensionalen Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 68, sowie vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P bis C‑340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 46).

41      Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 47 des angefochtenen Urteils die Würdigung der Beschwerdekammer bestätigt, wonach die wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens in einem Würfel und einer Gitterstruktur auf jeder Seite dieses Würfels bestünden. Diese Feststellung wird im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels nicht in Frage gestellt.

42      Was als nächstes die Frage betrifft, ob diese wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion der Ware entsprechen, so hat das Gericht diese verneint, indem es insbesondere in den Rn. 56 bis 61 des angefochtenen Urteils das Vorbringen der Klägerin zurückgewiesen hat, wonach die schwarzen Linien und ganz allgemein die auf jeder Seite des betreffenden Würfels erkennbare Gitterstruktur eine technische Funktion erfüllten.

43      Das Gericht hat insoweit das Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der Drehbarkeit der einzelnen Bestandteile des fraglichen Würfels, die in diesen schwarzen Linien zum Ausdruck komme, zurückgewiesen, indem es insbesondere in den Rn. 58 und 59 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen habe, dass dieses Vorbringen hauptsächlich auf der Kenntnis der Drehbarkeit der vertikalen und horizontalen Ebenen des „Rubik’s Cube“ beruhe und dass sich diese Drehbarkeit nicht aus den Merkmalen der vorliegenden Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinnern ergebe. Nach Ansicht des Gerichts hat die Beschwerdekammer dieses nicht sichtbare Element zu Recht nicht in ihre Prüfung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke einbezogen. In diesem Kontext hat das Gericht festgestellt, dass von den grafischen Darstellungen dieser Marke auf einen Drehmechanismus im Würfelinnern zu schließen, nicht den Anforderungen entsprochen hätte, dass jede Schlussfolgerung so objektiv wie möglich aufgrund der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt sei, getroffen werden müsse und hinreichend sicher sein müsse.

44      Das Gericht hat daher übereinstimmend mit der Beschwerdekammer in Rn. 60 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die auf jeder Seite des betreffenden Würfels erkennbare Gitterstruktur keine technische Funktion erfülle, da der Umstand, dass diese Struktur zur Folge habe, dass jede Seite des Würfels optisch in neun gleich große Quadrate unterteilt werde, keine solche Funktion im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung darstelle.

45      Wie der Generalanwalt insbesondere in Nr. 99 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, sind diese Erwägungen jedoch rechtsfehlerhaft.

46      Um die Funktionalität eines Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen, der lediglich aus der Form der konkreten Ware bestehende Zeichen betrifft, müssen nämlich die wesentlichen Merkmale einer Form im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware beurteilt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 72).

47      Da unbestritten ist, dass das fragliche Zeichen aus der Form einer konkreten Ware und nicht aus einer abstrakten Form besteht, hätte das Gericht somit die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware, d. h., eines dreidimensionalen Puzzles, bestimmen und diese bei der Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale dieses Zeichens berücksichtigen müssen.

48      Es war zwar, wie das Gericht im Übrigen in Rn. 59 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, erforderlich, für die Zwecke dieser Prüfung von der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt ist, auszugehen, diese Prüfung konnte jedoch nicht vorgenommen werden, ohne gegebenenfalls die zusätzlichen mit der Funktion der fraglichen konkreten Waren zusammenhängenden Elemente zu berücksichtigen.

49      Zum einen ergibt sich nämlich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die zuständige Stelle bei der Prüfung der funktionellen Merkmale eines Zeichens eine vertiefte Prüfung vornehmen kann, in deren Rahmen außer der grafischen Darstellung und den möglicherweise bei der Einreichung der Anmeldung eingereichten Beschreibungen Elemente berücksichtigt werden, die der angemessenen Bestimmung der wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens dienen können (Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P bis C‑340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 54).

50      Zum anderen hätten, wie der Generalanwalt in den Nrn. 86 und 91 bis 93 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, in den Rechtssachen, in denen die Urteile des Gerichtshofs vom 18. Juni 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), und vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P bis C‑340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129), ergangen sind, die zuständigen Behörden die Prüfung der betreffenden Form nicht ausschließlich anhand der grafischen Darstellung vornehmen können, ohne auf zusätzliche Informationen über die tatsächliche Ware zurückzugreifen.

51      Das Gericht hat die Beurteilungskriterien des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 folglich zu eng ausgelegt, als es insbesondere in den Rn. 57 bis 59 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, dass bei der Prüfung der Funktionalität der wesentlichen Bestandteile des fraglichen Zeichens, insbesondere der Gitterstruktur auf jeder Seite des Würfels, von der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt sei, auszugehen sei, ohne dass es erforderlich wäre, zusätzliche Elemente zu berücksichtigen, die ein objektiver Betrachter auf der Grundlage der grafischen Darstellungen der angefochtenen Marke nicht „genau erfassen“ könne, wie die Drehbarkeit von Einzelteilen eines dreidimensionalen Puzzles der Art „Rubik’s Cube“.

52      Der in Rn. 55 des angefochtenen Urteils angeführte Umstand, dass die angegriffene Marke für „dreidimensionale Puzzles“ im Allgemeinen eingetragen wurde, d. h. ohne eine Beschränkung auf drehbare Puzzles, und dass der Inhaber dieser Marke seiner Markenanmeldung keine Beschreibung beigefügt hat, in der ausgeführt worden wäre, dass die betreffende Form drehbar sei, verhindert außerdem nicht, dass eine solche technische Funktion der konkreten durch dieses Zeichen dargestellten Ware für die Zwecke der Prüfung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens berücksichtigt wird, da es andernfalls dem Inhaber der fraglichen Marke ermöglicht würde, den durch die Anmeldung dieser Marke gewährten Schutz auf alle Arten von Puzzles ähnlicher Form zu erstrecken, d. h. auf alle dreidimensionalen Puzzles, deren Bestandteile, unabhängig von ihrer Funktionsweise, die Form eines Würfels darstellen.

53      Diese Möglichkeit liefe jedoch dem Ziel des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zuwider, das, wie in Rn. 39 des vorliegenden Urteils ausgeführt, darin besteht, zu verhindern, dass einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird.

54      Nach alledem ist dem ersten Rechtsmittelgrund stattzugeben und das angefochtene Urteil, ohne dass es einer Prüfung der übrigen Argumente zu diesem Rechtsmittelgrund oder der weiteren Rechtsmittelgründe bedarf, aufzuheben.

 Zum Rechtsstreit im ersten Rechtszug

55      Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof, wenn er die Entscheidung des Gerichts aufhebt, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

56      Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof über die erforderlichen Angaben, um endgültig über den im ersten Rechtszug geltend gemachten zweiten Klagegrund, nämlich einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94, zu entscheiden.

57      Aus den Rn. 42 bis 53 des vorliegenden Urteils ergibt sich nämlich, dass dieser Klagegrund durchgreift.

58      Die streitige Entscheidung ist daher aufgrund eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 aufzuheben.

 Kosten

59      Nach Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.

60      Gemäß Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

61      Da die Rechtsmittelführerin beantragt hat, dem EUIPO und Seven Towns die Kosten aufzuerlegen, und diese unterlegen sind, sind ihnen sowohl die durch das Verfahren im ersten Rechtszug in der Rechtssache T‑450/09 als auch die durch das Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1.      Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 25. November 2014, Simba Toys/HABM – Seven Towns (Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur) (T‑450/09, EU:T:2014:983), wird aufgehoben.

2.      Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008‑2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Simba Toys GmbH & Co. KG und der Seven Towns Ltd wird aufgehoben.

3.      Die Seven Towns Ltd und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum tragen ihre eigenen Kosten sowie die der Simba Toys GmbH & Co. KG im Verfahren im ersten Rechtszug in der Rechtssache T‑450/09 und im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten.

 

Bei einer abstrakten Farbmarke – hier Sparkassenrot – muss die erforderliche Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben sein

1. Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70 % ergibt.

2. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Ungültigerklärung einer nicht originär unterscheidungskräftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen ist, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben wurde. Unerheblich ist insoweit, dass der Inhaber der streitigen Marke geltend macht, sie habe jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor ihrer Eintragung, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.

3. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Löschungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte. Continue reading „Bei einer abstrakten Farbmarke – hier Sparkassenrot – muss die erforderliche Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben sein“

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Welttag des geistigen Eigentums: Das Deutsche Patent- und Markenamt ist dabei

Pressemitteilung des DPMA vom 10. April 2013

München. Am 26. April findet anlässlich des Welttages des geistigen Eigentums erstmalig eine dezentrale bundesweit koordinierte Veranstaltungsreihe der deutschen Patentinformationszentren in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und weiteren Institutionen statt.

Insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups richtet sich die Vielzahl regionaler Veranstaltungen – darunter Seminare, Workshops, Vorträge, Infotage, Informationsstände und eine Podiumsdiskussion – in ganz Deutschland. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen in den Städten Aachen (26.4.2013), Bad Kissingen (30.4.2013), Berlin (23.4.2013 und 24.4.2013), Chemnitz (18.4.2013), Darmstadt (26.4.2013), Dresden (17.4.2013), Erfurt (24.4.2013), Kaiserslautern (26.04.2013), Leipzig (16.4.2013), Magdeburg (24.4.2013 und 26.4.2013), Rostock (25.4.2013) und Stuttgart (26.4.2013) sind hier aufgeführt.

Die über 20 Patentinformationszentren als kompetente Ansprechpartner in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes vor Ort informieren über die Veranstaltungen unter http://www.piznet.de.

Der Welttag des geistigen Eigentums wurde erstmals im Jahr 2000 auf Anregung der UNESCO von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ausgerufen, um die Bedeutung von Kreativität und geistigem Eigentum erlebbar zu machen. Der jedes Jahr am 26. April stattfindende Tag soll zudem verdeutlichen, wie wichtig der Schutz geistiger Errungenschaften ist.
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WIPO veröffentlicht Zeitschrift zu IR-Marken und dem IR-Markensystem

„Madrid Highlights“ heißt eine aktuelle Online-Zeitschrift, die die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) seit letztem Jahr herausgibt. Die Schrift erscheint im Vierteljahresrhythmus und wendet sich an die Nutzer des Madrider Systems zur Internationalen Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen und Protokoll zum Madrider Markenabkommen).

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Die indirekte Verwendung des Keyword „MOST Pralinen“ verletzt die Marke „MOST“ auch dann nicht, wenn nur andere Pralinen im Shop angeboten werden (BGH)

Bundesgerichtshof präzisiert Rechtsprechungzum Keyword-Advertising- MOST Pralinen

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Keyword-Advertising, bei dem Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen oder verwechselbaren Schlüsselworts die Werbung eines Dritten angezeigt wird, bestätigt und präzisiert. Continue reading „Die indirekte Verwendung des Keyword „MOST Pralinen“ verletzt die Marke „MOST“ auch dann nicht, wenn nur andere Pralinen im Shop angeboten werden (BGH)“

Die Markenbenutzung für eine jüngere Marke kann auch dann abweichen, wenn die abweichende Benutzungsvariante ihrerseits als Marke eingetragen ist (EuGH)

1.      Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.

2.      Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine „Defensivmarke“ gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.

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Genügt die Teilnahme an einer Markenverletzung in einem EU-Staat zur Verletzungshandlung in einem anderen? (BGH-Vorlagefragen)

BGH BESCHLUSS I ZR 1/11 vom 28. Juni 2012 Parfümflakon II

Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 93 Abs. 5; Brüssel-I-VO Art. 5 Nr. 3
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/1994 des Rates vom 20. Dezembe1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1) und zur Auslegung des Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. EG Nr. L 12 vom 16. Januar 2001, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/94 dahin auszulegen, dass eine Verletzungshandlung in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) im Sinne von Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 40/94 begangen worden ist, wenn durch eine Handlung in einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat B) eine Teil-nahme an der im erstgenannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) begangenen Rechtsverletzung erfolgt?
2. Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 dahin auszulegen, dass das schädigende Ereignis in einem Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) eingetreten ist, wenn die unerlaubte Handlung, die Gegenstand des Verfahrens ist oder aus der Ansprüche abgeleitet werden, in einem anderen Mitgliedstaat (Mitglied-staat B) begangen ist und in der Teilnahme an der im erstgenannten Mit-gliedstaat (Mitgliedstaat A) erfolgten unerlaubten Handlung (Haupttat) be-steht?
BGH, Beschluss vom 28. Juni 2012 – I ZR 1/11 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
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EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer) vom 22. März 2012(*) C-190/10 – Keine Berücksichtigung von Stunde und Minute der Einreichung der Markenanmeldung

EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer) vom 22. März 2012(*) C-190/10 – Keine Berücksichtigung von Stunde und Minute der Einreichung der Markenanmeldung

„Gemeinschaftsmarke – Definition und Erwerb – Ältere Marke – Modalitäten für die Einreichung – Elektronische Einreichung – Berücksichtigung des Tages, der Stunde und der Minute der Einreichung der Anmeldung“

Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 vom 27. Oktober 2003 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass er es nicht erlaubt, nicht nur den Tag, sondern auch die Stunde und die Minute der Einreichung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) zu berücksichtigen, um über den zeitlichen Vorrang einer solchen Marke gegenüber einer am selben Tag angemeldeten nationalen Marke zu entscheiden, wenn nach der nationalen Regelung für die Anmeldung der nationalen Marke dabei die Stunde und die Minute der Anmeldung zu berücksichtigen sind. Continue reading „EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer) vom 22. März 2012(*) C-190/10 – Keine Berücksichtigung von Stunde und Minute der Einreichung der Markenanmeldung“

Neuere Markenformen 3D- Marke, die Kennfadenmarke, die Hörmarke und sonstige Markenformen (zB Farbmarken, Riechmarken) erweitern

Neben den klassischen Markenform, Wortmarken, Bildmarken, Wort-/Bildmarken (Kombinationsmarken), führte das Markengesetz 1996 die 3D- Marke, die Kennfadenmarke, die Hörmarke und sonstige Markenformen (zB Farbmarken, Riechmarken) ein.
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Schutzrechtsverletzungen: Mehr als 103 Mio Waren im Schätzwert von über 1 Mrd. EUR durch den Zoll 2010 beschlagnahmt

Durch verstärkte Maßnahmen der Zollbehörden im vergangenen Jahr wurden an den Außengrenzen der EU mehr als 103 Millionen Waren wegen des Verdachts auf Schutzrechtsverletzung beschlagnahmt. Der Wert der Waren wird auf über 1 Mrd. EUR geschätzt.

Aus dem Jahresbericht der Kommission über die zollrechtliche Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums geht hervor, dass sich die Zahl der 2010 festgehaltenen illegalen Sendungen gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg auf 80 000 nahezu verdoppelt hat; der größte Anstieg war dabei bei der Zahl der Postsendungen von Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten zu verzeichnen. Continue reading „Schutzrechtsverletzungen: Mehr als 103 Mio Waren im Schätzwert von über 1 Mrd. EUR durch den Zoll 2010 beschlagnahmt“

Unterlassungsverbot aus einer Gemeinschaftsmarke vor einem nationalen Gericht wirkt europaweit (EuGH)

1. Art. 98 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3288/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass sich die Reichweite des von einem Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf den Art. 93 Abs. 1 bis 4 und 94 Abs. 1 dieser Verordnung beruht, ausgesprochenen Verbots, Handlungen, die eine Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckt.
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Werbung mit fremden Markenkeyword zulässig: EuGH C-324/09 vom 12. Juli 2011 – L’Oréal SA vs eBay

1. In einem Fall, in dem in einem Drittstaat befindliche Waren, die mit einer in einem Mitgliedstaat der Union eingetragenen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke versehen sind und zuvor im Europäischen Wirtschaftsraum oder, im Fall einer Gemeinschaftsmarke, in der Union noch nicht in den Verkehr gebracht wurden, von einem Wirtschaftsteilnehmer mittels eines Online-Marktplatzes und ohne Zustimmung des Inhabers dieser Marke an einen Verbraucher in dem durch diese Marke erfassten Gebiet verkauft werden oder auf einem solchen, für Verbraucher in diesem Gebiet bestimmten Platz feilgeboten oder beworben werden, kann sich der Markeninhaber diesem Verkauf, diesem Feilbieten oder dieser Werbung gemäß den in Art. 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung oder Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke niedergelegten Regeln widersetzen. Es ist Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu prüfen, ob relevante Indizien vorliegen, die darauf schließen lassen, dass sich ein Verkaufsangebot oder eine Werbung, die auf einem Online-Marktplatz angezeigt werden, der in diesem Gebiet zugänglich ist, an dort ansässige Verbraucher richtet.
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EuGH: Bildmarke „a“ unterliegt keinen absoluten Schutzhindernissen

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

9. September 2010(*)

In der Rechtssache C‑265/09 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 10. Juli 2009,

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,

Rechtsmittelführer,

andere Verfahrensbeteiligte:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M. Wolter,

Klägerin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano sowie der Richter E. Levits, A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel und M. Safjan (Berichterstatter),

Generalanwalt: Y. Bot,

Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 6. Mai 2010

folgendes

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 29. April 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/HABM (α) (T‑23/07, Slg. 2009, II‑861, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 30. November 2006 (Sache R 808/2006-4, im Folgenden: streitige Entscheidung) über die Zurückweisung der Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, die Bildmarke „α“ von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke auszuschließen, aufgehoben worden ist.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) ist durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung) (ABl. L 78, S. 1) aufgehoben worden. Aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts gilt für den vorliegenden Fall jedoch weiterhin die Verordnung Nr. 40/94.

3 Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

4 Gemäß Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung sind von der Eintragung ausgeschlossen:

„…

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

…“

5 Gemäß Art. 74 Abs. 1 dieser Verordnung „[ermittelt das HABM i]n dem Verfahren vor dem Amt … den Sachverhalt von Amts wegen“.

Vorgeschichte des Rechtsstreits

6 Am 14. September 2005 meldete die BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (im Folgenden: BORCO) beim HABM die Eintragung des Zeichens

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als Gemeinschaftsmarke an.

7 Die Marke wurde für „Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere, Weine, Schaumweine und weinhaltige Getränke“ in Klasse 33 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

8 Mit Entscheidung vom 31. Mai 2006 wies der Prüfer die Anmeldung auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mangels Unterscheidungskraft des Zeichens zurück. Die angemeldete Marke sei die getreue Wiedergabe des griechischen Kleinbuchstabens „α“ ohne grafische Verfremdung, und die griechischsprachigen Käufer sähen in dem Zeichen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in der Markenanmeldung bezeichneten Waren.

9 Am 15. Juni 2006 legte BORCO gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

10 Die Beschwerde wurde durch die streitige Entscheidung mit der Begründung zurückgewiesen, dem angemeldeten Zeichen fehle die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geforderte Unterscheidungskraft.

Klage vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

11 Am 5. Februar 2007 erhob BORCO beim Gericht eine Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung, die sie auf drei Klagegründe stützte, mit denen die Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung und Art. 12 dieser Verordnung gerügt wurde. Im Rahmen ihres ersten Klagegrundes trug BORCO u. a. vor, das angemeldete Zeichen weise die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 geforderte Unterscheidungskraft auf, da es erlaube, die in Rede stehenden Waren der Klasse 33 des Abkommens von Nizza als von ihrem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Da gemäß Art. 4 dieser Verordnung einzelne Buchstaben markenfähig seien, dürfe ihnen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung nicht grundsätzlich abgesprochen werden, weil sonst Art. 4 der Verordnung substanzlos werde.

12 In Randnr. 39 des angefochtenen Urteils hat das Gericht zunächst darauf hingewiesen, dass die Vierte Beschwerdekammer hätte ermitteln müssen, ob es ausgeschlossen erscheine, dass das Zeichen geeignet sein könne, in den Augen der griechischsprachigen Durchschnittsverbraucher die Waren von BORCO von denen anderer Herkunft zu unterscheiden, wobei ein Minimum an Unterscheidungskraft genüge, um das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu überwinden.

13 Zu der von der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall durchgeführten Untersuchung hat das Gericht in den Randnrn. 40 bis 52 des angefochtenen Urteils festgestellt, die Beschwerdekammer habe es ohne Vornahme der oben erwähnten konkreten Prüfung unter Verstoß vor allem gegen Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 abgelehnt, einzelnen Buchstaben Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

14 Das Gericht hat seine Prüfung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM folgendermaßen fortgesetzt:

„53 Viertens hat die [Vierte] Beschwerdekammer [des HABM] in Randnr. 25 der [streitigen] Entscheidung ausgeführt, dass das maßgebliche Publikum ‚möglicherweise‘ im Buchstaben ‚α‘ einen Hinweis auf die Qualität (‚A‘‑Qualität), eine Größenangabe oder eine Typ- oder Gattungsbezeichnung alkoholischer Getränke wie der in der Markenanmeldung beanspruchten sehen werde.

54 Das HABM kann nicht geltend machen, dass die [Vierte] Beschwerdekammer [des HABM] mit diesen Ausführungen eine konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft des fraglichen Zeichens angestellt habe. Denn abgesehen davon, dass dieser Entscheidungsgrund den Charakter einer Mutmaßung trägt, der ihm jeden Wert nimmt, enthält er keine Bezugnahme auf eine konkrete Tatsache, die den Schluss rechtfertigen könnte, dass die angemeldete Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Qualität oder als eine Größenangabe oder Typ- oder Gattungsbezeichnung für die in der Markenanmeldung genannten Waren verstanden würde (vgl. in diesem Sinne [Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Hartmann/HABM (E), T‑302/06], Randnr. 44). Folglich hat die [Vierte] Beschwerdekammer [des HABM] die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht dargetan.“

15 In Randnr. 56 des angefochtenen Urteils ist das Gericht zu folgendem Ergebnis gelangt:

„Aus der Gesamtheit der vorstehenden Darlegungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt hat, indem sie die fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens allein aus dem Fehlen von grafischen Verfremdungen oder Verzierungen gegenüber der Standardschriftart Times New Roman hergeleitet hat, ohne eine konkrete Prüfung seiner Eignung anzustellen, die fraglichen Waren aus der Sicht des maßgeblichen Publikums von denjenigen zu unterscheiden, die von Wettbewerbern [von BORCO] stammen.“

16 Daher hat das Gericht dem ersten Klagegrund stattgegeben und die streitige Entscheidung aufgehoben, ohne die beiden anderen von BORCO angeführten Klagegründe zu prüfen. Da es nach Art. 63 Abs. 6 der Verordnung Nr. 40/94 Sache des HABM sei, die Gemeinschaftsmarkenanmeldung von BORCO im Licht der Gründe des angefochtenen Urteils erneut zu prüfen, sei nicht über den zweiten Antrag von BORCO zu entscheiden, der auf die Feststellung gerichtet gewesen sei, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c und Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung der angemeldeten Marke für die in der Anmeldung bezeichneten Waren nicht entgegenstünden.

Anträge der Parteien

17 Das HABM stützt sein Rechtsmittel auf einen einzigen Grund, der aus drei Teilen besteht, die sich auf das Erfordernis einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft, auf den Mutmaßungscharakter der Vorabprüfung und auf die Darlegungslast beziehen, und beantragt,

– das angefochtene Urteil aufzuheben;

– die im ersten Rechtszug von BORCO erhobene Klage abzuweisen;

– hilfsweise, die Sache an das Gericht zurückzuverweisen und

– BORCO die Kosten des Verfahrens sowohl vor dem Gericht als auch vor dem Gerichtshof aufzuerlegen.

18 BORCO beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das Rechtsmittel

Zum ersten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

19 Das HABM macht geltend, für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sei es entgegen der Auffassung des Gerichts nicht immer notwendig, die Eignung dieses Zeichens zur Unterscheidung der verschiedenen Erzeugnisse im Wege einer konkreten Prüfung dieser Erzeugnisse festzustellen.

20 Das Gericht habe Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung fehlerhaft angewandt, da es die Auffassung der Vierten Beschwerdekammer des HABM allein deswegen zurückgewiesen habe, weil diese für eine bestimmte Zeichenkategorie den Grundsatz aufstelle, dass Zeichen dieser Kategorie in der Regel nicht als Herkunftshinweis dienen könnten. Das Gericht hätte jedoch prüfen müssen, ob die Aussage der Beschwerdekammer in der Sache zutreffe.

21 Zur Stützung seiner Auffassung beruft sich das HABM auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu dreidimensionalen Zeichen (Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C‑136/02 P, Slg. 2004, I‑9165), zu Farbmarken (Urteile vom 6. Mai 2003, Libertel, C‑104/01, Slg. 2003, I‑3793, und vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Slg. 2004, I‑6129) sowie auf die Rechtsprechung des Gerichts zu Werbeslogans und Domain-Namen. Diese Rechtsprechung lasse für einzelne Kategorien von Zeichen eine Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 anhand von allgemeinen Aussagen über die Verbraucherwahrnehmung und deren Konditionierung zu und verzichte oftmals auf eine konkrete Prüfung der von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen.

22 Wenn sich im Rahmen der Prüfung dreidimensionaler Zeichen sagen lasse, dass der Verbraucher, wenn grafische oder Wortelemente fehlten, aus der Form der Waren gewöhnlich nicht auf ihre Herkunft schließe (Urteil Mag Instrument/HABM, Randnr. 30), müsse auch gesagt werden können, dass der Verbraucher aus einzelnen Buchstaben ohne grafische Ausgestaltung gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließe.

23 Bei Farbmarken habe der Gerichtshof festgestellt, dass, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, Farben nicht von vornherein Unterscheidungskraft zukomme, dass sie diese jedoch in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet würden, eventuell infolge Benutzung erwerben könnten (Urteil Heidelberger Bauchemie, Randnr. 39). Das HABM ist der Ansicht, dass eine identische Aussage in Bezug auf Einzelbuchstaben zulässig sein solle, insbesondere weil diese in der Regel als Typbezeichnung, Codenummern, Größenangaben oder Ähnliches wahrgenommen würden.

24 BORCO wendet sich gegen die vom HABM befürwortete Auslegung. Der Begriff der Unterscheidungskraft müsse für sämtliche Markenkategorien in gleicher Weise ausgelegt werden. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 unterscheide bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht zwischen verschiedenen Markenkategorien. Die Unterscheidungskraft einer Marke müsse immer in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden, für die die Eintragung der Marke beantragt werde. Allein der Umstand, dass die konkrete Beurteilung der Unterscheidungskraft bestimmter Marken möglicherweise größere Schwierigkeiten bereite, rechtfertige nicht die Annahme, solche Marken hätten a priori keine Unterscheidungskraft.

25 Entgegen der Auffassung des HABM könnten die von der Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von Farbmarken oder dreidimensionalen Marken entwickelten Grundsätze nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden. Da es sich bei der angemeldeten Marke um eine Bildmarke handele, die einen einzelnen Buchstaben des griechischen Alphabets – „α“ – in üblicher Schriftart ohne weitere grafische Ausgestaltung wiedergebe, seien die für Wortmarken entwickelten Grundsätze anzuwenden.

26 Der vom Gerichtshof aufgestellte Erfahrungssatz, dass, wenn grafische oder Wortelemente fehlten, der Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren schließe (Urteil vom 22. Juni 2006, Storck/HABM, C‑25/05 P, Slg. 2006, I‑5719, Randnr. 27), lasse sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen. Bei einem einzelnen Buchstaben handele es sich gerade um ein Zeichen, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig sei. Es sei auch nichts dafür ersichtlich, dass der Verbraucher eine Marke, die aus einem einzigen Buchstaben bestehe, anders wahrnehme als eine Marke, die aus zwei oder mehr Buchstaben bestehe.

27 Im Übrigen stehe die Auffassung, dass eine Prüfung im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen entbehrlich sei, in Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs.

Würdigung durch den Gerichtshof

28 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 Buchstaben zu den Zeichenkategorien zählen, die Gemeinschaftsmarken darstellen können, soweit sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

29 Jedoch bedeutet die allgemeine Markenfähigkeit eines Zeichens nicht, dass dieses Zeichen im Hinblick auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung notwendig Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung hat (Urteil vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C‑456/01 P und C‑457/01 P, Slg. 2004, I‑5089, Randnr. 32).

30 Nach dieser Bestimmung sind nämlich Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

31 Nach ständiger Rechtsprechung bedeutet die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne dieser Bestimmung, dass diese Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile Henkel/HABM, Randnr. 34, vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C‑304/06 P, Slg. 2008, I‑3297, Randnr. 66, und vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C‑398/08 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33).

32 Nach ständiger Rechtsprechung ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (Urteile Storck/HABM, Randnr. 25, Henkel/HABM, Randnr. 35, und Eurohypo/HABM, Randnr. 67). Im Übrigen hat der Gerichtshof, wie das HABM in seiner Rechtsmittelschrift feststellt, befunden, dass diese Bewertungsmethode auch auf die Prüfung der Unterscheidungskraft von Zeichen, die nur aus einer Farbe als solcher bestehen, dreidimensionalen Marken und Slogans anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. Oktober 2004, KWS Saat/HABM, C‑447/02 P, Slg. 2004, I‑10107, Randnr. 78, Storck/HABM, Randnr. 26, sowie Audi/HABM, Randnrn. 35 und 36).

33 Auch wenn die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Markenkategorien dieselben sind, kann sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird und dass es daher schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (vgl. Urteile vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, C‑473/01 P und C‑474/01 P, Slg. 2004, I‑5173, Randnr. 36, vom 21. Oktober 2004, HABM/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Slg. 2004, I‑10031, Randnr. 34, Henkel/HABM, Randnrn. 36 und 38, und Audi/HABM, Randnr. 37).

34 Hierzu hat der Gerichtshof bereits klargestellt, dass die Schwierigkeiten, die wegen der Natur solcher Marken möglicherweise mit der Bestimmung ihrer Unterscheidungskraft verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft, wie es in der Rechtsprechung ausgelegt worden ist, ersetzen oder von ihm abweichen (vgl. Urteile HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 36, und Audi/HABM, Randnr. 38).

35 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), dessen Wortlaut mit dem des Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 übereinstimmt, geht hervor, dass die Unterscheidungskraft einer Marke immer aufgrund einer konkreten Prüfung im Hinblick auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen geprüft werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteile Libertel, Randnr. 76, und vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Slg. 2004, I‑1619, Randnrn. 31 und 33).

36 Wie der Generalanwalt in Nr. 47 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, erlaubt es das Erfordernis einer konkreten Beurteilung der Eignung des angemeldeten Zeichens zur Unterscheidung der betroffenen Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen, das Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 mit der Anerkennung der allgemeinen Markenfähigkeit eines Zeichens gemäß Art. 4 dieser Verordnung in Einklang zu bringen.

37 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in der genannten Rechtsprechung zwar anerkannt hat, dass es bestimmte Zeichenkategorien gibt, denen schwieriger von vornherein Unterscheidungskraft zuerkannt werden könnte, jedoch die Markenämter nicht von einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft befreit hat.

38 Was im Einzelnen die Tatsache anbelangt, dass das fragliche Zeichen aus einem einzelnen Buchstaben ohne grafische Änderung besteht, ist darauf hinzuweisen, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des Markeninhabers abhängt (Urteil vom 16. September 2004, SAT.1/HABM, C‑329/02 P, Slg. 2004, I‑8317, Randnr. 41).

39 Sofern die Feststellung der Unterscheidungskraft sich für eine Marke, die aus einem einzigen Buchstaben besteht, als schwieriger erweisen kann als für andere Wortmarken, hat das HABM daher eine Beurteilung der Eignung des fraglichen Zeichens zur Unterscheidung der verschiedenen Waren oder Dienstleistungen im Rahmen einer konkreten Prüfung in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen.

40 Folglich hat das Gericht mit der Überprüfung, ob die Vierte Beschwerdekammer des HABM eine konkrete Prüfung der Eignung des angemeldeten Zeichens zur Unterscheidung der betreffenden Waren von denen anderer Unternehmen vorgenommen hat, zu Recht Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 herangezogen.

41 Daher ist der erste Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

42 Nach Ansicht des HABM hat das Gericht verkannt, dass die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens eine Vorabprüfung darstelle und die aufgrund dieser Prüfung getroffene Entscheidung daher immer durch Mutmaßungen geprägt sei. Der durchschnittliche Verbraucher sei ein Rechtsbegriff, und die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens müsse unabhängig von jeder tatsächlichen Verwendung dieses Zeichens auf dem Markt erfolgen.

43 BORCO hält dem entgegen, bloße Mutmaßungen reichten zur Feststellung des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft eines Zeichens nicht aus. Wäre dies der Fall, könnte das HABM ohne konkrete Gründe jede Markenanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückweisen, gestützt allein auf die Mutmaßung, der Marke könne – möglicherweise aus Gründen, die auch dem Amt nicht bekannt seien – die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen. Dies sei mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach das HABM bei der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse eine eingehende und umfassende Prüfung aller relevanten Tatsachen und Umstände vorzunehmen habe, nicht in Einklang zu bringen.

Würdigung durch den Gerichtshof

44 Es ist festzustellen, dass das Erfordernis einer Vorabprüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens einer konkreten Prüfung nicht entgegensteht.

45 Wie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervorgeht, darf sich die Prüfung der Anmeldungen nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern muss streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Libertel, Randnr. 59, und HABM/Erpo Möbelwerk, Randnr. 45).

46 Der Zweck der Vorabkontrolle selbst würde daher vereitelt, wenn es dem HABM entgegen dem in Randnr. 39 des vorliegenden Urteils genannten Erfordernis einer konkreten Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke freistünde, sich ohne schlüssige Begründung auf Annahmen oder bloße Zweifel zu berufen.

47 Das Gericht hat daher in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils zu Recht befunden, dass die Vierte Beschwerdekammer des HABM mit der Heranziehung eines Entscheidungsgrundes, der den Charakter einer Mutmaßung trägt, die Erfordernisse nicht erfüllen konnte, die für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens, dessen Eintragung als Marke im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94 beantragt wird, kennzeichnend sind.

48 Der zweite Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

Zum dritten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

49 Das HABM macht geltend, das Gericht habe die Verteilung der Darlegungslasten im Rahmen der Prüfung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verkannt, da es davon ausgegangen sei, dass das HABM die fehlende Unterscheidungskraft der beantragten Marke immer durch die Bezugnahme auf konkrete Tatsachen dartun müsse.

50 Da das Eintragungsverfahren ein Verwaltungsverfahren und kein kontradiktorisches Verfahren sei, bei dem das HABM dem Anmelder die Eintragungshindernisse nachzuweisen hätte, sei es Sache des Anmelders, der sich auf die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke berufe, durch konkrete und fundierte Angaben darzulegen, dass diese Marke Unterscheidungskraft besitze.

51 Wenn das HABM zu dem Ergebnis gelange, dass es einer angemeldeten Marke an Unterscheidungskraft fehle, dürfe es seine Beurteilung auf Tatsachen stützen, die auf der allgemeinen praktischen Erfahrung mit der Vermarktung von Massenkonsumgütern beruhten und die jedermann und insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sein könnten. In einem solchen Fall sei das HABM nicht verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen.

52 Das Gericht verkenne diesen Grundsatz, wenn es in Randnr. 54 des angefochtenen Urteils der Vierten Beschwerdekammer des HABM vorwerfe, nicht auf konkrete Tatsachen Bezug genommen zu haben. Die Beschwerdekammer habe ihre Prüfung entgegen den Feststellungen des Gerichts auf Tatsachen stützen können, die aus der allgemeinen Erfahrung herrührten, nach der Einzelbuchstaben normalerweise als Typbezeichnung, Codenummern oder Größenangaben verwendet und als solche verstanden würden.

53 Nach Ansicht von BORCO sind diese Ausführungen rechtsfehlerhaft.

54 Gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sei es Sache des HABM, bei der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse im Anmeldeverfahren den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Erst wenn das HABM konkrete Anhaltspunkte für das Fehlen der Unterscheidungskraft dargelegt habe, könne der Anmelder diese Anhaltspunkte widerlegen, und erst dann treffe ihn im Gerichtsverfahren die Darlegungslast. Das HABM verkenne somit in seiner Rechtsmittelschrift wesentliche Grundsätze der Darlegungslast.

Würdigung durch den Gerichtshof

55 Zunächst ist festzustellen, dass das Gericht mit seiner Rüge, die Vierte Beschwerdekammer habe die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht festgestellt, lediglich die in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils genannte Rechtsprechung angewandt hat, nach der immer eine konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens vorgenommen werden muss.

56 Wie der Generalanwalt in Nr. 59 seiner Schlussanträge festgestellt hat, können Erwägungen der Darlegungslast im Rahmen des Verfahrens der Anmeldung einer Marke das HABM nicht von den ihm nach der Verordnung Nr. 40/94 obliegenden Verpflichtungen entbinden.

57 Gemäß Art. 74 Abs. 1 dieser Verordnung muss das HABM nämlich bei Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse den einschlägigen Sachverhalt, aufgrund dessen es von einem solchen Hindernis ausgehen könnte, von Amts wegen prüfen.

58 Entgegen dem Vorbringen des HABM kann dieses Erfordernis auf der Grundlage von Randnr. 50 des Urteils vom 25. Oktober 2007, Develey/HABM (C‑238/06 P, Slg. 2007, I‑9375), weder zum Nachteil des Antragstellers relativiert noch umgekehrt werden.

59 Wie aus dieser Randnummer hervorgeht, muss ein Kläger nur dann, wenn er sich ungeachtet der Untersuchung des HABM auf die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Marke beruft, konkrete und fundierte Anzeichen vorlegen, aus denen sich ergibt, dass die fragliche Marke Unterscheidungskraft besitzt (Urteil Develey/HABM, Randnr. 50).

60 Da die Untersuchung durch die Vierte Beschwerdekammer des HABM nicht den in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils genannten Anforderungen genügt, kann BORCO keine solche Verpflichtung auferlegt werden.

61 Daher ist der dritte Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes unbegründet.

62 Da keiner der drei Teile des einzigen Rechtsmittelgrundes begründet ist, ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Kosten

63 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß deren Art. 118 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da BORCO beantragt hat, dem HABM die Kosten aufzuerlegen und dieses mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) trägt die Kosten.