Thermomix-Kochbücher: Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass Büchertitel in aller Regel einzig als Hinweis auf den Inhalt des Buches und der Unterscheidung von anderen Büchern dienen

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Die Vorschrift setzt Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL a.F. (entspricht Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. a der am 12.01.2016 in Kraft getretenen MarkenRL) um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 lit. a MarkenRL a.F. gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie u.a. die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion. Nach der Rechtsprechung des BGH liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder – was dem entspricht – als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH GRUR 2018, 924 – ORTLIEB, juris-Tz. 24 f., m.w.N.). Für die Frage der markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen ist die Verkehrsauffassung aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers maßgebend (s. BGH, GRUR 2012, 1040 – pjur/pure, juris-Tz. 16). Wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist der Verkehr daran gewöhnt, dass Büchertitel in aller Regel einzig als Hinweis auf den Inhalt des Buches und der Unterscheidung von anderen Büchern dienen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 197, m.w.N.).

Oberlandesgericht Köln, 6 U 29/19 vom 13.09.2019

Die Berufung der Klägerin gegen das am 15.01.2019 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln – 31 O 397/17 – wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.

Dieses Urteil und das des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

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G r ü n d e
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I.
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Die Parteien streiten über die Zulässigkeit der Aufschrift „A“ und der stilisierten Abbildung eines B auf dem Cover einer Reihe von fünf Kochbüchern mit dem Serientitel „C“, die die Beklagte – die zu den 30 größten deutschsprachigen Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.Buchverlagen zählt – unter der Marke F verkauft.
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Die Klägerin vertreibt direkt und über eigene Onlineshops seit mehr als 25 Jahren die multifunktionale Küchenmaschine „A“ nebst Kochbüchern und Rezeptheften. Die Marke „A“ ist u.a. geschützt durch die deutsche Wortmarke Nr. 3xx01xx30xx2 „A“ sowie die deutsche Bildmarke Nr. 3xx01xx59xx2 mit einer Abbildung des Modells B
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Beide Marken gewähren u.a. Schutz in der Klasse 11 für elektronische Kochgeräte bzw. Küchenmaschinen, die Wortmarke zudem Schutz in der Klasse 16 für Kochbücher und der Klasse 9 für elektronische Publikationen.
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Im Oktober 2017 erhielt die Klägerin Kenntnis von der Kochbuchreihe „C“, G:\GDez4A\TeschN\Fotos 6.Senat\6U029-19-2.png
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die die Beklagte über ihren Onlineshop als E-Book und Hardcover anbietet.
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Die Klägerin hat die Beklagte nach erfolgloser Abmahnung im vorliegenden Verfahren wegen Verletzung der Markenrechte auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Erstattung vorgerichtlicher Kosten in Anspruch genommen. Die Beklagte verwende beide Marken herkunftshinweisend und nicht nur rein beschreibend. Der Verkehr werde annehmen, zwischen den angegriffenen Produkten und dem Inhaber der Marken bestünden wirtschaftliche Verbindungen. Angesichts der Bekanntheit der Wortmarke „A“ ergebe sich der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zudem unter dem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeitsausbeutung. Die Schutzschranke des § 23 MarkenG greife nicht, da die konkrete Benutzung der bekannten Marke nicht in diesem Umfang notwendig sei und gegen die guten Sitten verstoße. Hilfsweise hat die Klägerin die Klageanträge auf irreführende Werbung gestützt.
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Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Bei den angegriffenen Werken würden die geschützten Elemente – Bezeichnung und Bild – bereits nicht markenmäßig verwendet, zumal der angesprochene Verkehrskreis bereits die bekannte Marke F als Herkunftshinweis erkenne. Jedenfalls sei die Nutzung nach § 23 MarkenG gerechtfertigt.
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Mit Urteil vom 15.01.2019, auf das wegen der Einzelheiten gemäß § 540 Abs. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Klage abgewiesen.
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Mit ihrer Berufung hält die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren aufrecht, gestützt auf Markenrecht. Sie wiederholt und vertieft ihr Vorbringen insbesondere zur Aufmerksamkeitsausbeutung, § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 23 MarkenG. Aus der jüngsten BGH-Rechtsprechung (GRUR 2019, 265 – keine -D-vertretung) ergebe sich, dass die Schutzschranke des § 23 MarkenG bei Benutzung einer bekannten Marke zur Zweckbestimmung von Produkten eng auszulegen sei. Die Markenverwendung sei auf das notwendige Minimum zu beschränken. Die Markennutzung müsse nach ihrem Ob und Wie praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware zu liefern.
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Die Klägerin beantragt,
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das am 15.01.2019 verkündete Urteil des Landgerichts Köln abzuändern und
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1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland, selbst oder durch Dritte, das Zeichen „A“ und/oder das Zeichen Mix & Fertig für Kochbücher/Rezepthefte als Hardcover oder in elektronischer Form (E-Book) zu benutzen, insbesondere diese Zeichen auf Kochbüchern oder deren Verpackung anzubringen, unter diesen Zeichen Kochbücher anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zwecke zu besitzen, unter diesen Zeichen Kochbücher einzuführen oder auszuführen oder das Zeichen in der Werbung für Kochbücher zu benutzen, wenn dies wie nachfolgend abgebildet geschieht:
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1.1.
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1.2.
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1.3.
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1.4.
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1.5.
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2. die Beklagte zu verurteilen, ihr Auskunft zu erteilen über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Waren, die gemäß Ziff. 1 gekennzeichnet sind, sowie über die Umsätze, die mit den nach Ziff. 1 gekennzeichneten Waren erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Artikel, Stückzahlen, Einkaufs- und Verkaufspreis bzw. Medium und Verbreitungszeitraum und -gebiet, jeweils wiederum aufgegliedert nach den jeweiligen Kalendervierteljahren,
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3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziff.1 beschriebenen Handlungen entstanden ist oder ihr zukünftig noch entstehen wird,
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4. die Beklagte zu verurteilen, an sie 2.743,43 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 07.11.2017 zu zahlen.
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Die Beklagte beantragt,
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die Berufung zurückzuweisen.
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Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung.
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II.
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Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
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1. Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffender Begründung einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG verneint. Dies ist berufungsrechtlich nicht zu beanstanden.
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Nach § 14 Abs. 5 MarkenG kann derjenige, der ein Zeichen entgegen § 14 Abs. 2 bis 4 MarkenG benutzt, vom Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die Klägerin ist zwar von der Inhaberin der beiden Marken, der D International AG, E Schweiz, zur Geltendmachung der Rechte aus den Marken gegenüber der Beklagten ermächtigt worden, und die Beklagte hat die angegriffenen Zeichen ohne Zustimmung der Markeninhaberin verwendet, jedoch ist keiner der Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG erfüllt.
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a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Die Vorschrift setzt Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a MarkenRL a.F. (entspricht Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. a der am 12.01.2016 in Kraft getretenen MarkenRL) um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 lit. a MarkenRL a.F. gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie u.a. die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion. Nach der Rechtsprechung des BGH liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder – was dem entspricht – als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH GRUR 2018, 924 – ORTLIEB, juris-Tz. 24 f., m.w.N.). Für die Frage der markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen ist die Verkehrsauffassung aus der Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers maßgebend (s. BGH, GRUR 2012, 1040 – pjur/pure, juris-Tz. 16). Wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist der Verkehr daran gewöhnt, dass Büchertitel in aller Regel einzig als Hinweis auf den Inhalt des Buches und der Unterscheidung von anderen Büchern dienen (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 197, m.w.N.).
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aa) Nach diesen Grundsätzen nutzte die Beklagte das Wort „A“ zwar als mit der Wortmarke identisches Zeichen für identische Ware (Kochbücher), jedoch nicht herkunftshinweisend als Marke, sondern nur zur Inhaltsbeschreibung. Das angegriffene Zeichen ist Teil des Buchtitels und wird allein schon deswegen, zudem aber auch wegen der unmissverständlichen Formulierung „Die bestens F-Rezepte für den A“ vom angesprochenen Verkehr – dessen Anschauung der Senat ohne weiteres selbst beurteilen kann – als inhaltsbeschreibendes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Büchern und nicht als Produktkennzeichen wahrgenommen. Dem Verbraucher ist bekannt, dass das Kochen mit der selbstwärmenden Küchenmaschine A besonderer Rezepte bedarf, die in Bezug auf die Mengenangaben und die Art der Verarbeitung der einzelnen Produkte auf die besonderen Funktionen der Küchenmaschine abgestimmt sind. Hinzu kommt, dass nicht nur im Fließtext direkt vor der Bezeichnung „A“ sondern auch unten links prominent hervorgehoben der Name des Verlages „F“ angegeben ist.
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Darauf, ob die Marke F eine bekannte Marke ist, kommt es nicht an. Sie wird jedenfalls eindeutig als Herkunftshinweis auf den Verlag verstanden. Im Übrigen kann der Senat aber auch ohne weiteres feststellen, dass das Zeichen F als Herkunftshinweis insbesondere für Kochbücher allgemein bekannt ist (zu den Voraussetzungen für die Feststellung einer bekannten Marke s.u. 1. c) bb) (1)). Die Beklagte gehört zu den 30 größten deutschsprachigen Buchverlagen. Zu ihrem Portfolio gehören insbesondere Kochbücher, die unter der Marke F angeboten, beworben und vertrieben werden. Die F-Kochbücher erscheinen bereits seit einem längeren Zeitraum in weitem Umfang auf dem Markt und treten jedermann gegenüber.
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bb) Die stilisierte Abbildung des Amodells B unterfällt nicht dem Tatbestand der Doppelidentität, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das angegriffene Zeichen Mix & Fertig ist dem geschützten Zeichen G:\GDez4A\TeschN\Fotos 6.Senat\6U029-19-1.png allenfalls ähnlich und wird nicht für identische Produkte genutzt. Die Bildmarke genießt keinen Schutz für Bücher.
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b) Die stilisierte Abbildung des Amodells B erfüllt auch nicht den Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieser erfordert – ebenso wie der des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Zeichen, an der es vorliegend fehlt, so dass die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung von Zeichenähnlichkeit und abweichender Warenform dahinstehen kann. Wie das Landgericht mit Recht angenommen hat, erfolgt die stilisierte Abbildung des B allein zu dekorativen Zwecken. Sie nimmt bei allen fünf Covern in ihrer konkreten Ausgestaltung Bezug auf die außerhalb des Titelkreises lose verstreuten Bildelementen wie Zutaten und Gerätschaften, die thematisch jeweils zum Inhalt des Kochbuches passen und zumindest teilweise eine ähnlicher Größe und/oder Farbgebung und/oder Stilrichtung wie der skizzierte B aufweisen. Die Skizze wird nicht prominent hervorgehoben, sondern reiht sich eher klein und unauffällig in die Gesamtdarstellung als eines von zahlreichen Dekorelementen ein.
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c) Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist ebenfalls nicht erfüllt, weder hinsichtlich der Bildmarke noch hinsichtlich der Wortmarke.
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§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert keine markenmäßige Benutzung / Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, sondern (nur) die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund. Auch auf Verwechslungsgefahr kommt es nicht an. Ausreichend ist, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen.
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aa) Dass es sich bei der Bildmarke um eine bekannte Marke handeln soll, wird von der Klägerin selbst nicht geltend gemacht.
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bb) Bei der Wortmarke „A“ handelt es sich zwar um eine bekannte Marke, und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist nach allgemeiner Ansicht auch dann anwendbar, wenn – wie hier – Warenidentität vorliegt (s. z.B. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rn. 368, m.w.N.), die Beklagte hat die Marke jedoch nicht unlauter ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt.
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(1) Eine Marke ist bekannt i.S.d § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bekannt ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat. Wird neben der Marke vom Markeninhaber ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen verwendet, kommt der Marke regelmäßig auch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens zugute und umgekehrt, weil das Publikum in der Erinnerung nicht nach der Art der Kennzeichen differenziert. Die Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemeinbekannt und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dies kann angenommen werden, wenn die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (s. BGH, GRUR 2014, 378 – OTTO CAP, juris-Tz. 22 und 27, m.w.N; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 14 Rn. 361 f.).
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Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei der Wortmarke „A“ um eine bekannte Marke. Die Marke richtet sich an alle Personen, die selbst Speisen zu Hause zubereiten, so dass von einem breiten Verkehrskreis auszugehen ist, zu dem auch die Mitglieder des erkennenden Senats gehören. In diesen Verkehrskreisen ist die Marke für selbstkochende Küchenmaschinen bekannt. Zur Beurteilung der Bekanntheit kann zunächst auf die vom Landgericht festgestellten Tatsachen abgestellt werden. So verfügt die Konzernmutter über eine erhebliche Bekanntheit. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist in über 70 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt rund 650.000 Menschen, davon rund 612.000 als selbständige Berater. Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Konzernumsatz von 3 Milliarden Euro. Hierzu leistete der Geschäftsbereich „A“ einen wesentlichen Beitrag. Der A ist seit 25 Jahren auf dem Markt. Er tritt jedermann gegenüber, was der Senat trotz des besonderen Vertriebssystems ohne weiteres für das gesamte Bundesgebiet feststellen kann. Es ist allgemein bekannt, dass sich um den A seit langen Jahren ein „Kult“ entwickelt hat: So gibt es zahlreiche Kochbücher aus verschiedenen Verlagen, die sich auf die Darstellung von Rezepten für eben diese Küchenmaschine spezialisiert haben. In Fernsehsendungen sowie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird sich mit dem Gerät „A“ beschäftigt und dieses mit anderen selbstkochenden Küchenmaschinen verglichen. Zahlreiche Personen haben bereits an Präsentationsabenden für den A teilgenommen. Rezepte für dieses Produkt werden inzwischen auch in Videokanälen mit entsprechender Darstellung angeboten, die zahlreiche Interessenten erreichen. Vor dem Hintergrund dieser offenkundigen Tatsachen ist es nicht erforderlich, Beweis über die Bekanntheit der Wortmarke A zu erheben. Auch kommt es nicht darauf an, ob die Bekanntheit tatsächlich einen Bekanntheitsgrad von 60% erreicht.
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(2) Die Beklagte hat durch die konkrete Art der angegriffenen Verwendungen des Zeichens „A“ die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Wortmarke ausgenutzt. Sie hat für die angegriffenen Titelgestaltungen die Marke blickfangmäßig verwendet, um auf ihre Kochbücher aufmerksam zu machen. Sie hat sich dadurch die Werbe- und Kommunikationsfunktion der bekannten Marke zu Eigen gemacht und sich in deren Sogwirkung begeben, um von dem fremden guten Ruf zugunsten des eigenen Absatzes zu profitieren. Der Verkehr wird das Zeichen „A“ – wie von der Beklagten gewollt – mit der Marke A gedanklich verknüpfen und als Hinweis auf die Produkte der Klägerin wahrnehmen. In Deutschland wird eine unübersehbare Flut von Kochbüchern angeboten, so dass die Bezugnahme auf eine bekannte Marke erkennbar dazu dient, sich aus der Masse hervorzuheben und interessierte Verbraucher aufmerksam zu machen. Ein Buch, das eine bekannte Marke im Titel führt, erfährt eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit und bietet einen erheblichen Kaufanreiz.
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(3) Die Ausnutzung der bekannten Klagemarke durch die Beklagte erfolgte in unlauterer Weise. Dem Tatbestandsmerkmal des Ausnutzens der Unterscheidungskraft ist die Unlauterkeit immanent, wenn – wie hier – die Marke in identischer oder ähnlicher Form benutzt wird (vgl. BGH GRUR 2005, 583 – Lila-Postkarte, juris-Tz. 22).
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(4) Die Nutzung erfolgte allerdings nicht ohne rechtfertigenden Grund. Die Beklagte kann sich auf die den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausschließende Vorschrift des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen.
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§ 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. c MarkenRL a.F. umsetzt, privilegiert die offene Verwendung einer fremden Marke als Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware. Der Inhaber einer Marke kann danach einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware zu benutzt, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann. Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware zu liefern. Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt vor, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel widerspricht. Eine Nutzung muss somit unter Berücksichtigung der Interessen des Markeninhabers erfolgen und der Nutzer muss alles getan haben, um unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. BGH GRUR 2019, 165 – keine -D-vertretung, juris-Tz. 25 f.). Ein Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten kann angenommen werden, wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck entsteht, es bestünden Handelsbeziehungen zwischen dem Zeicheninhaber und dem Dritten (vgl. BGH GRUR 2013, 631 – AMARULA/Marulablu).
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Die Markennutzung hält sich im vorliegenden Fall unter Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände noch im Rahmen der notwendigen Leistungsbestimmung.
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Die Benennung der Marke „A“ (das Ob der Markennutzung) ist als Hinweis auf die Bestimmung der Ware notwendig. Die Kochbücher sind für jeden nutzlos, der nicht über die multifunktionale Küchenmaschine A verfügt. Um eine ihrerseits lauterkeitsrechtlich unzulässige Irreführung der Verbraucher zu vermeiden, muss die Beklagte deutlich darauf hinweisen, dass die Kochbücher ausschließlich für den A bestimmt sind. Insoweit darf und muss das Zeichen A auf dem Cover gut lesbar sein und auch bis zu einem gewissen Maße hervorgehoben angebracht werden.
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Die Grenze der Erforderlichkeit ist bei der Covergestaltung (das Wie der Markennutzung) noch nicht überschritten. Bei der Covergestaltung besteht – auch nach der von der Klägerin selbst in erster Instanz ausdrücklich vertretenen Ansicht – ein angemessener Gestaltungsspielraum. Der Ansicht der Klägerin, dieser Spielraum sei durch die Entscheidung des BGH „keine -D-vertretung“ (GRUR 2019, 165) neuerdings auf einen strengeren Beurteilungsmaßstab des absolut notwendigen Minimums in dem Sinn eingeschränkt worden, dass die Markennutzung sowohl nach ihrem Ob als auch nach dem Wie praktisch das einzige Mittel darstellen müsse, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware zu liefern, kann nicht beigetreten werden. Der BGH hat seine bisherigen Beurteilungsmaßstäbe nicht verschärft. Er geht weiterhin davon aus, dass wenn sich die Markennutzung in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung hält, der Markeninhaber die Möglichkeit hinnehmen muss, dass der Dritte vom Prestige der bekannten Marke profitiert (a.a.O., juris-Tz. 27), wobei eine sachliche und informative Verwendung eines Zeichens ohne Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion auch dann zulässig sein kann, wenn sie hervorgehoben erfolgt (s. BGH GRUR 2009, 1162 – DAX, juris-Tz. 35 f.). Der BGH verlangt in der Entscheidung „keine -D-vertretung“ gerade nicht, dass sich der Dritte auf das „unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung“ beschränken muss (s. BGH GRUR 2019, 165, juris-Tz. 29). Der angemessenen Gestaltungsspielraum im Rahmen des Notwendigen ist vorliegend noch nicht überschritten, auch wenn der Fließtext „Die besten F-Rezepte für den …“ etwas größer und „… A“ etwas kleiner sowie in der gleichen Farbe wie den ersten Satzteil hätte gehalten werden können. Gleichwohl wird die Klagemarke A in den angegriffenen Gestaltungen gerade nicht als Hauptmerkmal des Werktitels in den Vordergrund gestellt. Der Blick richtet sich in erster Linie auf die im markanten weißen Kreis der Schriftgröße nach hervorgehobenen Titel (C bzw. LOW CARB, WINTERZAUBER, ABENDESSEN und PARTYFOOD), dann bei den Covern LOW CARB, WINTERZAUBER pp. auf den witzig an die Redewendung „C“ anknüpfenden Titelbestandteil C und erst danach (an dritter bzw. beim Haupttitel C zweiter) Stelle gleichrangig auf das Wort „A“ sowie das F-Zeichen am linken unteren Rand.
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Aus der Kombination der Verwendung des Wortzeichens A und der stilisierten Abbildung des Mixers kann die Klägerin nichts zu ihren Gunsten herleiten. Die Abbildung des A nimmt als relativ kleines Dekorationselement nicht am Blickfang teil. Ihm kommt gegenüber der deutlichen Benennung des „A“ auch keine eigenständige oder die Marke A betonende Bedeutung zu. Die Klägerin selbst verwendet ihre Bildmarke, zu der die angegriffene Abbildung einen großen Abstand hält, für ihre Kochbücher nicht.
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Die Verwendung des Zeichens A im Titel „… Die besten F-Rezepte für den A“ lässt beim angesprochenen Verkehrskreis schließlich nicht den Eindruck aufkommen, zwischen dem F-Verlag und dem Hersteller des A bestünden Handelsbeziehungen. Der Titel macht eindeutig klar, um was es bei den Kochbüchern geht, nämlich um Rezepte aus dem (bekannten) F-Verlag der Beklagten für die (bekannte) multifunktionale Küchenmaschine A aus dem Hause der Klägerin.
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2. Der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch kann auch nicht auf den Gesichtspunkt einer lauterkeitsrechtlich unzulässigen irreführenden Werbung, § 8 Abs. 1 UWG i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1, § 3, § 5 UWG, gestützt werden. Einwände gegen die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts hierzu werden mit der Berufung nicht erhoben. Bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 UWG sind Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden. Dem Zeicheninhaber darf über das Lauterkeitsrecht keine Schutzposition eingeräumt werden, die ihm nach dem Kennzeichenrecht nicht zukommt (s. BGH GRUR 2018, 924 – ORTLIEB, juris-Tz. 65, m.w.N.).
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3. Die Annexansprüche auf Auskunft, § 19 MarkenG bzw. § 242 BGB, Schadensersatzfeststellung, § 256 ZPO i.V.m. § 14 Abs. 6 MarkenG bzw. § 9 UWG und Erstattung der Abmahnkosten, § 14 Abs. 6 MarkenG bzw. § 12 UWG, folgen dem Schicksal des Unterlassungsanspruchs.
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III.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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Das Urteil betrifft die tatrichterliche Übertragung allgemein anerkannter Auslegungs- und Rechtsanwendungsgrundsätze auf einen Einzelfall, so dass kein Anlass besteht, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen.

Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (hier:“PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®“), bestehen deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.

BGH URTEIL I ZR 38 / 13 – Probiotik

MarkenG § 26 Abs. 3

a)
Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.

b)
Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (hier:“PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®“), bestehen deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.

 

Links zu den Markenämter weltweit nach Kontinenten

Aufgrund Löschungsantrag des Axel Springer Verlag erscheint die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke „test“ löschungsreif, weil bei einem Bekanntheitsgrad von 43% keine Verkehrsdurchsetzung vorliegt

Aufgrund Löschungsantrag des Axel Springer Verlag erscheint die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke „test“ löschungsreif, weil bei einem Bekanntheitsgrad von 43% keine Verkehrsdurchsetzung vorliegt:

Bundesgerichtshof entscheidet im Streit um Löschung der Marke „test“

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern über die Rechtsbeständigkeit der Eintragung der Wort-Bild-Marke „test“ der Stiftung Warentest entschieden.

Die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke „test“ war 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eingetragen worden. Der Axel Springer Verlag hat 2006 die Löschung der Marke beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Löschungsantrag stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die Löschungsanordnung aufgehoben.

Der Bundesgerichtshof hat wie zuvor das Bundespatentgericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke „test“ für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung „test“ und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen. Continue reading „Aufgrund Löschungsantrag des Axel Springer Verlag erscheint die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke „test“ löschungsreif, weil bei einem Bekanntheitsgrad von 43% keine Verkehrsdurchsetzung vorliegt“

Die Markenbenutzung für eine jüngere Marke kann auch dann abweichen, wenn die abweichende Benutzungsvariante ihrerseits als Marke eingetragen ist (EuGH)

1.      Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benutzung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.

2.      Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine „Defensivmarke“ gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.

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