3D-Marke für Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist

a) Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Vermittelt ein wesentliches Merkmal der Form allein geschmackliche, optische oder haptische Sinnes-eindrücke, liegen darin Wirkungen auf nichttechnischem Gebiet, so dass das Schutzhindernis nicht eingreift.

b) Im Löschungsverfahren bilden die drei in § 3 Abs. 2 MarkenG angeführten Schutzhindernisse keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb verwehrt, ein vom Löschungsantragsteller nicht geltend gemachtes Schutzhindernis von Amts wegen zu prüfen.

BGH BESCHLUSS I ZB 3/17 vom 18. Oktober 2017 – Traubenzuckertäfelchen (3D-Marke Dextro)

MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 2; ZPO § 308 Abs. 1

BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 – I ZB 3/17 – Bundespatentgericht
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Marx
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 27. Dezember 2016 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-richts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Gründe:
A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 6. August 2003 die dreidimensi-onale Marke Nr. 398 04 308
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als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für die Ware
Traubenzucker, auch für diätetische Zwecke sowie unter Zusatz von Ge-schmacksstoffen, Vitaminen, Proteinen, Mineralstoffen und/oder Spurenele-menten
eingetragen.
Der Antragsteller hat am 24. September 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Verwendung des vom Amt herausgegebenen Formblatts die Löschung der Marke beantragt. Dabei hat er angekreuzt, die Marke sei zum einen entgegen § 3 MarkenG und zum anderen entgegen § 8 MarkenG einge-tragen worden. Der Antragsteller hat geltend gemacht, sämtliche Formmerkma-le der dreidimensionalen Marke seien zur Erreichung einer technischen Wir-kung erforderlich, das angegriffene Zeichen sei deshalb dem Schutz als Marke nicht zugänglich, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zudem fehle dem Zeichen die er-forderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke an-geordnet. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben (BPatG, Beschluss vom 27. Dezember 2016 – 25 W [pat] 60/14, juris). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatent-gericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angegriffene Marke sei gemäß § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zu löschen, weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig sei. Dazu hat es ausgeführt:
Die dreidimensionale Gestaltung bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Wesentliche Merkmale der angegriffenen Warenform seien die Stapelung von acht Täfel-chen übereinander sowie bei den einzelnen Täfelchen die Wahl eines flachen
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Quaders mit abgerundeten Ecken und Kanten, der auf der großflächigen Seite eine mittig verlaufende Vertiefung nach Art einer Sollbruchstelle aufweise. Allen diesen wesentlichen Merkmalen seien technische Wirkungen zuzuschreiben. Die stapelbare Quaderform der Einzeltäfelchen und die Stapelung von mehre-ren Täfelchen ermöglichten eine platzsparende Konfektionierung von Trauben-zuckerstücken. Ihre abgeschrägten Ecken und Kanten dienten dem angeneh-meren Verzehr. Die Vertiefung in der Mitte der großflächigen Seiten der Ein-zeltäfelchen gewährleiste als Sollbruchstelle eine leichte und gleichmäßige Por-tionierung in kleinere Einheiten. Da die angegriffene Marke nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig sei, könne dahinstehen, ob Schutzhindernisse gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorlägen.
C. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bun-despatentgericht. Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, dass die angegriffene dreidimensionale Mar-ke gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig und deshalb gemäß § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag des Antragstellers zu löschen ist.
I. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetra-gen worden ist und das Schutzhindernis – vom Fall des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar-kenG abgesehen – auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-ischen Union und der des Senats ist für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Abs. 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 – I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 =
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WRP 2013, 1478 – Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 22 = WRP 2014, 438 – test; Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 10 = WRP 2014, 1062 – Gute Laune Drops; Beschluss vom 21. Juli 2016 – I ZB 52/15, BGHZ 211, 268 Rn. 22 – Sparkassen-Rot). Für die Prüfung eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist es für den Anmelder von Interesse, durch die Dauer des Eintragungsverfahrens keine Nachteile zu erleiden (zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EG] Nr. 40/94 [GMV aF] vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2010 – C-332/09, MarkenR 2010, 439 Rn. 47 – Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]; BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 13 und 15 – Aus Akten werden Fakten). Außerdem ist zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen.
II. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der Eintragung der angegrif-fenen Marke habe im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Das Bundespatentgericht hat dem Umstand, dass die hier in Rede stehende Warenform einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich ist, zu Recht keine Bedeutung zugemessen.
a) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, das ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-staaten über die Marken und des am 28. November 2008 an seine Stelle getre-tenen Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung
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der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Sie ist daher richt-linienkonform auszulegen. Ist ein Zeichen nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig, kann dieses Schutzhindernis nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 – C-299/99, Slg. 2002, I5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 47 – Philips/Remington; BGH, Urteil vom 4. September 2003 – I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 134 Farbmarkenverlet-zung I; Urteil vom 19. Februar 2009 – I ZR 195/06, BGHZ 180, 77 Rn. 22 UHU).
Durch die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und die ihr zugrunde liegenden unionsrechtlichen Bestimmungen soll im Allgemeininteresse verhin-dert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbe-grenztes Monopol für technische Lösungen einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann, und es Mitbewer-bern erschwert wird, Waren mit diesen technischen Lösungen im Wettbewerb mit dem Markeninhaber frei anzubieten (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 78 f. – Philips/Remington; EuGH, Urteil vom 18. September 2014 – C-205/13, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 = WRP 2014, 1298 – Hauck/Stokke; Urteil vom 16. Sep-tember 2015 – C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 44 = WRP 2015, 1455 – Nestlé/Cadbury; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 – C-48/09, Slg. 2010, I-8403 = GRUR 2010, 1008 Rn. 45 und 56 – Lego Juris [Lego-Stein]; BGH, Beschluss vom 25. Oktober 2007 – I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 11 = WRP 2008, 791 – Milchschnitte; Beschluss vom 16. Juli 2009 – I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 25 – Legostein). Ein dauerhafter Schutz über das Markenrecht würde dem System der gewerbli-chen Schutzrechte widersprechen, wonach technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig sind und danach von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden dürfen (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 19 – Hauck/ Stokke; GRUR 2015, 1198 Rn. 45 – Nestlé/Cadbury; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 45 f. – Lego Juris [Lego-
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Stein]; BGH, Urteil vom 15. Dezember 2016 – I ZR 197/15, GRUR 2017, 734 Rn. 25 = WRP 2017, 792 – Bodendübel).
b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, sobald die Warenform-marke eine technische Lösung verkörpere, bestehe die Gefahr eines ungerecht-fertigten markenrechtlichen Monopols auf die technische Lösung, so dass der Schutzzweck des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreife. Dies gelte unabhängig von der Frage, ob die technische Lösung einem Patent oder einem Ge-brauchsmuster zugänglich gewesen wäre. Im Markenrecht fänden sich zu den für Patente geltenden Erfordernissen der Erfindungshöhe und der Neuheit keine Entsprechungen. Ohne das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könnte eine technische Lösung selbst dann noch monopolisiert werden, wenn die Lösung wegen Vorbekanntheit nicht mehr hätte patentiert werden können.
c) Die Rechtsbeschwerde hält dem ohne Erfolg entgegen, die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nach ihrem Sinn und Zweck nicht anwendbar, wenn – wie im Streitfall – die technische Lösung einem technischen Schutzrecht nicht zugänglich sei. Da der Markeninhaberin die Erlangung eines technischen Schutzrechts nicht möglich sei, könnten dessen zeitliche Begrenzungen nicht unterlaufen werden.
Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die Gefahr der markenrechtlichen Monopolisierung von in der Warenform verkörperten technischen Lösungen unabhängig davon besteht, ob eine Warenform durch ein technisches Schutzrecht geschützt werden kann. Sofern technische Lösun-gen einer Ware nicht unter dem Sonderschutz des Patent- oder Gebrauchs-musterrechts stehen oder stehen können, sollen sie auch durch das Marken-recht nicht monopolisiert werden können, sondern allen Wirtschaftsteilnehmern zur freien Verwendung offenstehen. Diese Erwägungen gelten erst recht für in der Warenform verkörperte technische Lösungen, die die Voraussetzungen für
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ein technisches Schutzrecht nicht erfüllen und deshalb nicht einmal zeitlich be-grenzt monopolisiert werden können.
2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen Mar-ke seien zur Erreichung einer technischen Wirkung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich.
a) Ein Zeichen besteht im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus-schließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erfor-derlich ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form einer technischen Wir-kung zuzuschreiben sind, selbst wenn die technische Wirkung auch durch an-dere Formen erzielt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 83 – Philips/ Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 51 f. – Lego Juris [Lego-Stein]; EuGH, Urteil vom 11. Mai 2017 – C-421/15, GRUR Int. 2017, 623 Rn. 27 – Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 25 – Legostein).
Für die Prüfung des Schutzhindernisses sind zunächst im Wege der Ein-zelfallbeurteilung die wesentlichen Merkmale des Formzeichens zu ermitteln, indem entweder zunächst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden oder unmittelbar der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamt-eindruck zugrunde gelegt wird (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 21 – Hauck/Stokke; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 70 – Lego Juris [Lego-Stein]; EuGH, Urteil vom 10. November 2016 – C-30/15, GRUR 2017, 66 Rn. 40 – Simba Toys/Seven Towns). Bei der Ermitt-lung der wesentlichen Merkmale des Zeichens kann seine Wahrnehmung durch den Durchschnittsverbraucher Berücksichtigung finden (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 76 – Lego Juris [Lego-Stein]; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 3 Rn. 123).
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Sodann ist zu prüfen, ob alle diese wesentlichen Merkmale einer techni-schen Funktion der betreffenden Ware entsprechen (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 72 – Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR 2017, 66 Rn. 42 und 46 ff. – Simba Toys/Seven Towns). Diese Prüfung hat grundsätzlich anhand objektiver Kriterien auf der Grundlage der graphi-schen Darstellung und der bei der Anmeldung eingereichten Beschreibungen zu erfolgen; nicht maßgeblich ist die Wahrnehmung der angesprochenen Ver-braucher (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 75 f. – Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR 2017, 66 Rn. 48 bis 52 – Simba Toys/Seven Towns; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 125; Schalk in Bü-scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 3 MarkenG Rn. 61; BeckOK MarkenR/Kur, 10. Edition [Stand: 1. Juni 2017], § 3 MarkenG Rn. 83).
Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG greift nicht ein, wenn die Form der betreffenden Ware ein wesentliches nichtfunktionelles – wie ein dekoratives oder phantasievolles – Element aufweist, das für diese Form von Bedeutung ist (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 52 und 72 – Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 24, 27 und 30 – Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 30 – Legostein). In einem solchen Fall kann die technische Lösung von Mitbewerbern des Marken-inhabers ohne Weiteres in Warenformen verkörpert werden, die ein anderes nichtfunktionelles Element als die Form der Ware des Markeninhabers aufwei-sen und weder mit ihr identisch noch ihr ähnlich sind, so dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der technischen Lösung durch die eingetra-gene Marke nicht besteht (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 72 – Lego Juris [Lego-Stein]; BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 – I ZB 33/04, BGHZ 166, 65 Rn. 13 f. – Porsche Boxster; Beschluss vom 24. Mai 2007 – I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 16 = WRP 2008, 107 – Fronthaube).
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b) Das Bundespatentgericht hat zwar zutreffend vier wesentliche Merk-male des angegriffenen Zeichens ermittelt. Die Rechtsbeschwerde beanstandet jedoch zu Recht, dass ihm bei der Bestimmung der Eigenschaften dieser Merkmale Rechtsfehler unterlaufen sind. Das Bundespatentgericht hat nicht in der gebotenen Weise auf die Ausprägung dieser Merkmale in dem angegriffe-nen Zeichen abgestellt. Es hat sie auf eine abstrakte Grundform zurückgeführt, ohne in der gebotenen Weise ihre konkreten Eigenschaften zu berücksichtigen.
aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angegriffene Waren-formmarke weise insgesamt vier wesentliche Merkmale auf. Die augenfälligen Merkmale der angegriffenen Warenform lägen in der Stapelung von acht Täfel-chen übereinander und bei den einzelnen Täfelchen in der Wahl eines flachen Quaders mit abgerundeten Ecken und Kanten mit einer auf der großflächigen Seite mittig verlaufender Vertiefung nach Art einer Sollbruchstelle. Soweit die Markeninhaberin geltend mache, die einzelnen Täfelchen wiesen insgesamt sieben charakteristische Merkmale auf, liege darin keine abweichende Betrach-tungsweise. Die Markeninhaberin differenziere lediglich in weitergehendem Um-fang bei der Gestaltung der Kanten der einzelnen Täfelchen. Der Umstand, dass bei der angegriffenen dreidimensionalen Gestaltung acht Einzeltäfelchen übereinander gestapelt seien, stelle für sich genommen keinen Gesichtspunkt dar, der eine von der Beurteilung des einzelnen Täfelchens abweichende Ge-samtbeurteilung rechtfertigen könnte. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
bb) Der Schutz einer dreidimensionalen Formmarke bezieht sich nicht auf eine abstrakte Grundform, sondern auf die konkrete Ausgestaltung der formgebenden Merkmale der beanspruchten Ware (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2017, 66 Rn. 47 – Simba Toys/Seven Towns; BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 16 – Fronthaube; GRUR 2008, 510 Rn. 21 – Milchschnitte; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 309; Büscher in
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Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 358). Die wesentlichen Merk-male einer Formmarke sind daher nicht nach allgemeinen Gestaltungsprinzi-pien, sondern anhand der konkreten Formgebung des Zeichens zu ermitteln, die seinen Gesamteindruck bestimmt (vgl. BGH, Beschluss vom 20. November 2003 – I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 – Transformatoren-gehäuse; BGHZ 182, 325 Rn. 30 – Legostein).
cc) Diese Maßstäbe hat das Bundespatentgericht nicht hinreichend be-rücksichtigt. Soweit es die Quaderform als wesentliches Merkmal angesehen hat, hat es lediglich die Grundform in den Blick genommen und nicht berück-sichtigt, dass die mittig verlaufende V-förmige Vertiefung die großflächigen Sei-ten dieser Quader optisch in zwei Rechtecke unterteilt. Die Kanten der Einzeltä-felchen sind ausweislich der Abbildung im Register entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht abgerundet, sondern oben und unten abgeschrägt, so dass die schmalen Seitenflächen der Täfelchen hervorstehende Rechtecke bilden. Die Ecken sind zwar abgerundet, sie weisen jedoch zur Ober- und Un-terseite der Einzeltäfelchen hin und abgesetzt zu den abgeschrägten oberen und unteren Rändern des Täfelchens zusätzliche Abschrägungen auf. Die Ver-tiefung in der Mitte der Einzeltäfelchen stellt nicht lediglich einen Einschnitt dar, sondern das Zusammentreffen zweier Schrägen, die dem Spalt eine V-Form verleihen. Sowohl die als charakteristisches Merkmal der Warenformmarke an-zusehende Randgestaltung der einzelnen Täfelchen als auch die Einkerbung sind damit auf eine Weise gestaltet, dass sie einen komplexen geometrischen Eindruck vermitteln. Das Bundespatentgericht hat ausgehend von seiner nicht auf die konkrete Form bezogenen Merkmalsbeschreibung bei den Einzeltäfel-chen unberücksichtigt gelassen, dass durch die Stapelung von acht Täfelchen nicht nur deren aufwändig gestaltete Ränder und Kanten vervielfältigt werden, sondern eine neue komplexe geometrische Form entsteht. Die Oberflächen-struktur der Seiten des quaderförmigen Stapels ist dabei durch mehrere sicht-bare Schrägen und abgerundete Ecken charakterisiert. Eine Stapelung von ein-
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fachen Quadern mit einheitlich runden Ecken und Kanten und einer mittigen Vertiefung könnte diese optische Wirkung nicht erzeugen.
dd) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung wendet vergeblich ein, für den Verbraucher habe die Detailgestaltung der formgebenden Merkmale keine wei-tergehende Bedeutung, weil es sich bei Traubenzuckertäfelchen um alltägliche Produkte von geringem Wert handele, die zum sofortigen Verzehr bestimmt seien. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass der Verbraucher die Form des in der Marke dargestellten Stapels auf die darin eingeflossenen Grundformen zurückführt und der konkreten Ausformung insgesamt keine Be-deutung für den Gesamteindruck beimisst. Es hat zwar angenommen, eine an-dere Ausgestaltung der V-förmigen Vertiefungen, etwa in U-Form, würde den Gesamteindruck des Zeichens nicht verändern. Dass der konkreten Formge-bung auch ansonsten keine wesentliche Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke zukommt, hat es nicht festgestellt.
c) Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, alle wesentlichen Merkmale der angegriffenen Formmarke seien im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich.
aa) Die wesentlichen Merkmale eines Formzeichens sind zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, wenn sie im Hinblick auf die betreffende Ware eine technische Funktion erfüllen, ohne dass sie die einzigen Merkmale sein müssen, mit denen diese Funktion erreicht werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 83 – Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 und 83 – Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 28 – Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 25 – Legostein; BGH, GRUR 2017, 734 Rn. 25 – Bodendübel). Die in den wesentli-chen Merkmalen verkörperte technische Funktion kann auch in der verbesser-ten Handhabbarkeit, Brauchbarkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Verbrauchs-
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tauglichkeit der Ware liegen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 117; BeckOK MarkenR/Kur aaO § 3 MarkenG Rn. 78). Eine technische Wirkung kann auch durch formgebende Merkmale eines Zeichens erreicht werden, das für nichttechnische Produkte – etwa für Nahrungsmittel – Geltung beansprucht (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 52 ff. – Nestlé/Cadbury; BGH, GRUR 2008, 510 Rn. 20 – Milchschnitte; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 16 = WRP 2010, 260 – ROCHER-Kugel). Ein Schutzhin-dernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur vor, wenn allen wesentlichen Merkmalen einer Formmarke eine technische Wirkung zukommt (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 48 – Nestlé/Cadbury).
Die Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale eines Zei-chens liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann im Rechtsbe-schwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutref-fenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unberücksichtigt ge-lassen hat (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2017, 66 Rn. 34 – Simba Toys/Seven Towns; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 22 f. – Yoshi-da/Pi-Design). Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, sämtliche der von ihm als wesentlich angesehenen Merkmale der angegriffenen Marke wiesen eine technische Funktion auf, hält einer solchen Überprüfung nicht stand.
bb) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, der Quaderform der Einzeltäfelchen komme eine technische Wirkung zu.
(1) Das Bundespatentgericht hat die technische Funktion der Quader-form darin gesehen, dass sie gegenüber „Bonbonformen“ und unregelmäßigen Raumformen die Möglichkeit der Konfektionierung der registrierten Ware Trau-benzucker darstellt, die am meisten Raum spart, indem sie eine Stapelung der einzelnen Traubenzuckerstücke ermöglicht. Dieser Vorteil komme dem Ver-
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braucher zugute. Dieser suche nach einer Möglichkeit, mehrere auf kleinem Volumen verpackte und leicht portionierbare Traubenzuckerstücke mit sich zu führen, um sie während des Sports oder anderer Tätigkeiten zur schnellen Energiezufuhr zu verzehren. Die platzsparende Konfektionierung erweise sich vor allem bei sportlichen Aktivitäten als vorteilhaft, bei denen der Verbraucher oft nur sehr beschränkt Proviant mit sich führen könne.
(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespa-tentgericht habe bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft auf den Herstellungs-prozess abgestellt. Für die durch die Form der Ware erzielte technische Wir-kung kommt es auf die Funktionalität der fraglichen Ware für den Verbraucher und nicht auf die Modalitäten ihrer Herstellung an (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 54 bis 57 – Nestlé/Cadbury). Dies hat das Bundespatentgericht be-rücksichtigt. Es hat ohne Rechtsfehler angenommen, die technische Wirkung im Hinblick auf die Konfektionierung betreffe nicht nur die Herstellung und den Ver-trieb der Ware. Sie biete auch dem Verbraucher funktionelle Vorteile beim Mit-führen von Traubenzucker als schneller Energielieferant, etwa während sportli-cher Aktivitäten.
(3) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Quaderform habe für den Verbraucher eine technische Funktion, ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht willkürlich. Die Prüfung der technischen Wirkung einer Warenform richtet sich an den Funktionen aus, die der Benutzer bei der betref-fenden Ware suchen kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 78 Philips/ Remington; GRUR 2014, 1097 Rn. 18 – Hauck/Stokke; GRUR 2015, 1198 Rn. 55 – Nestlé/Cadbury). Nach der nicht zu beanstandenden tatrichterlichen Beurteilung des Bundespatentgerichts handelt es sich bei Traubenzucker um ein Mitnahmeprodukt, das typischerweise unterwegs als Energielieferant in Si-tuationen konsumiert wird, in denen dem Verbraucher wenig Platz zum Trans-port zur Verfügung steht. Angesichts des Umstands, dass die Rechtsvorgänge-
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rin der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren Unterlagen vorgelegt hat, in denen sie die gestapelten Traubenzuckertäfelchen als handliche Begleiter be-schreibt, die einen unterwegs auftretenden Bedarf nach schneller Energiezufuhr zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Konzentration befriedigen, kann die Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht als willkürlich angesehen werden.
(4) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kann der Quaderform der Einzeltäfelchen die technische Erforderlichkeit nicht mit der Begründung abge-sprochen werden, die Stapelbarkeit von Traubenzuckerstücken könne auch durch eine zylindrische Ausformung mit einer ebenen, runden oder ovalen Grundfläche erreicht werden. Dass dieselbe technische Wirkung durch abwei-chende Formen mit anderen Abmessungen oder in anderer Gestaltung erzielt werden kann, lässt die Erforderlichkeit der Form zur Erreichung der technischen Wirkung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entfallen (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 81 und 83 – Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 bis 55 – Lego Juris [Lego-Stein]; GRUR Int. 2017, 623 Rn. 28 – Yoshida/Pi-Design; BGHZ 182, 325 Rn. 25 und 33 – Legostein).
(5) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Quaderform er-weise sich aufgrund ihrer Ecken und Kanten beim Transport und beim Verzehr als eher sperrig, ersetzt sie die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentge-richts durch ihre eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.
cc) Die Rechtsbeschwerde wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die An-nahme des Bundespatentgerichts, den abgeschrägten Kanten und den abge-rundeten Ecken der Einzeltäfelchen komme eine technische Wirkung zu.
(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Vermeidung scharfer Ecken und Kanten diene dazu, den Verzehr der Traubenzuckerstücke zu er-leichtern und ihre Aufnahme im Mund angenehmer zu gestalten. Dabei könne
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ein gegenüber einem durchschnittlich angenehmen Mundgefühl gesteigerter Komfort beim Verzehr von Traubenzucker gewünscht und ausschlaggebend sein. Der Anblick scharfer Kanten könne beim Verbraucher ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Es komme nicht darauf an, ob geformter Traubenzucker so scharfe Ecken und Kanten aufweise, dass die Verzehrfähigkeit der Ware in Frage gestellt sei. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
(2) Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Mar-kenschutz ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Soll die Form eine Wirkung erzielen, die auf nichttechni-schem Gebiet liegt, greift das Schutzhindernis nicht ein. Dies ist der Fall, wenn die Form eines Lebensmittels der Erreichung einer geschmacklichen Wirkung dient (BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 18 – ROCHER-Kugel). Vermittelt die Form bestimmte – hier optische und haptische – Sinneseindrücke, stellen diese eben-falls keine Wirkungen technischer Natur dar (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 117; BeckOK MarkenR/Kur aaO § 3 MarkenG Rn. 78).
(3) Nach diesen Maßstäben haben die abgeschrägten Ecken und Kanten der in der Marke gezeigten Einzeltäfelchen keine technische Funktion beim Verzehr von Traubenzucker. Sie haben nach den Feststellungen des Bundes-patentgerichts eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Die weitere Erwä-gung des Bundespatentgerichts, der Anblick von scharfen Kanten könne beim Verbraucher gedanklich ein unangenehmes Gefühl im Hinblick auf den beab-sichtigten Verzehr auslösen, betrifft ebenfalls nicht die objektive Funktionalität der Ecken und Kanten der Traubenzuckerstücke, sondern ihren optischen Ein-druck und ihre Wahrnehmung durch den angesprochenen Verbraucher.
(4) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, die abgeschrägten Kanten und abgerundeten Ecken von Traubenzuckertäfelchen seien ausweislich eines für Tabletten eingetragenen Patents technisch vorteil-haft, weil sie Schnittverletzungen der Mundschleimhaut verhinderten. Das Bun-
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despatentgericht hat offengelassen, ob geformter Traubenzucker so scharfe Ecken und Kanten aufweisen kann, dass seine Verzehrfähigkeit in Frage ge-stellt ist, und ob die Schnelligkeit, mit der sich Traubenzucker im Mund auflöst, einer Verletzungsgefahr entgegensteht. Mangels abweichender Feststellungen ist deshalb im Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der Markeninhaberin davon auszugehen, dass auch ohne die Abschrägung der Kanten oder der Ab-rundung der Ecken ein mundgerechter Verzehr von Traubenzuckertäfelchen möglich ist.
(5) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht ohne Erfolg geltend, die Abschrägung der Kanten und die Abrundung der Ecken der Traubenzuckertä-felchen dienten der technischen Funktion, deren Abbrechen oder Zerbröseln zu vermeiden. Das Bundespatentgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht nicht geltend, das Bundespatentge-richt habe entsprechenden Vortrag des Antragstellers übergangen oder den Sachverhalt entgegen § 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG unzureichend ermittelt.
dd) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Einkerbung in der Mitte der in der Marke wiedergegebenen Einzeltäfelchen erziele eine technische Wir-kung, lässt dagegen – auch unter Berücksichtigung der V-Form der Einkerbun-gen – im Ergebnis keinen Rechtsfehler erkennen.
(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Verbraucher werde die Einkerbung zutreffend als Sollbruchstelle wahrnehmen, die einer leichten und gleichmäßigen Teilung der Täfelchen diene. Eine solche Portionierbarkeit sei für die angesprochenen Verkehrskreise vorteilhaft, weil Traubenzucker als schneller Energielieferant vor allem von Sportlern in der Regel kontinuierlich und deshalb in kleineren Portionen verzehrt werde.
(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, eine Sollbruch-stelle könne auch in U-Form ausgestaltet werden und gewährleiste bei ihrer
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diagonalen Anbringung auf dem Traubenzuckerstück ebenfalls eine gleichmä-ßige Portionierbarkeit, wie die vom Unternehmen des Antragstellers vertriebe-nen Traubenzuckerprodukte zeigten. Die Erforderlichkeit einer technischen Wir-kung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die tech-nische Wirkung allein mit der betreffenden Form erzielt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2002, 804 Rn. 83 – Philips/Remington; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii GMV aF vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 – Lego Juris [Lego-Stein]; BGH, GRUR 2017, 734 Rn. 25 – Bodendübel).
ee) Die Annahme des Bundespatentgerichts, der in der Marke dargestell-ten Stapelung von acht Einzeltäfelchen komme eine technische Wirkung zu, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.
(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Stapelung von flach gestalteten Einzelelementen ermögliche allgemein eine platzsparende Konfek-tionierung und Verpackung von Waren. Die Stapelung von acht Einzeltäfelchen sei der Sache nach die beispielhafte Verwirklichung der Stapelbarkeit der qua-derförmigen Einzeltäfelchen, die ihrerseits eine technische Funktion habe. Die technische Wirkung der Stapelung von acht Einzeltäfelchen entfalte sich nicht nur bei der Herstellung und dem Verkauf, sondern auch bei der Verwendung durch den Verbraucher, auf dessen Sicht es bei der Frage der technischen Wir-kung ankomme. Die Aufeinanderschichtung der flachen Einzeltäfelchen erleich-tere dem Verbraucher das Mitführen der Ware bei Tätigkeiten, bei denen über-sichtlich und auf kleinem Volumen verpackter, leicht portionierbarer Traubenzu-cker von Vorteil sei.
(2) Die Rechtsbeschwerde wendet vergeblich ein, eine Stapelung von acht Täfelchen stelle eine eher sperrige Form dar, die für den Verbraucher un-angenehm zu tragen und zu verstauen sei. Insoweit setzt sie ihre eigene Ein-schätzung an die Stelle der tatrichterlichen Beurteilung des Bundespatentge-richts, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen. Dessen Bewertung entspricht der
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Einschätzung der ursprünglichen Markeninhaberin, die Stapelung der Täfelchen zeige die leichte und handliche Transportierbarkeit mehrerer Traubenzuckerstü-cke.
(3) Die Rechtsbeschwerde kann die Funktionalität einer Stapelung auch nicht unter Verweis auf den hohen Aufwand bei der Verpackung sowohl der ge-stapelten Einzeltäfelchen als auch des Stapels in Frage stellen. Das Bundespa-tentgericht hat diesen Umstand zutreffend als rechtlich unerhebliche Herstel-lungsmodalität angesehen.
(4) Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch zu Recht, das Bundespatentge-richt habe seine Beurteilung an dem allgemeinen Prinzip der Stapelung und nicht daran ausgerichtet, ob der konkreten Aufeinanderschichtung gerade von acht Täfelchen eine technische Wirkung zukommt. Bei seiner Annahme, das angegriffene Zeichen zeige beispielhaft die Stapelbarkeit von quaderförmigem Traubenzucker, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft auf die Methode der Stapelung und nicht auf die sich aus der Aufeinanderschichtung einer be-stimmten Zahl von Täfelchen ergebende konkrete Formgebung des Stapels abgestellt. Dass dem in der Marke gezeigten Stapel im Hinblick auf die konkrete Anzahl der Täfelchen eine technische Funktion zukommt, kann anhand der vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen nicht angenommen werden. Die Markeninhaberin hat vorgebracht, der Verbraucher benötige allenfalls zwei Traubenzuckertäfelchen, um sich im Bedarfsfall unterwegs schnell mit Trau-benzucker versorgen zu können. Bei der Wahl von acht Täfelchen handele es sich ausschließlich um die Designentscheidung, ein harmonisches Verhältnis von Grundfläche und Höhe des Stapels herzustellen. Das Bundespatentgericht hat nicht abweichend festgestellt, dass für den Verbraucher ein Bedürfnis am Mitführen von bis zu acht Traubenzuckertäfelchen besteht.
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III. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts kann danach nicht auf-rechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das Bundespatent-gericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).
IV. Im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren stellen sich keine ent-scheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorab-entscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die Frage, welche Anforderungen an ein Schutzhindernis nach Art. 3 Buchst. e 2. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG zu stellen sind, ist durch die Rechtsprechung des Ge-richtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt.
D. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
I. Das Bundespatentgericht wird die Frage des Vorliegens eines Schutz-hindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erneut zu prüfen haben.
1. Nach den bislang getroffenen Feststellungen kann nicht ausgeschlos-sen werden, dass es sich bei den besonders gestalteten Ecken und Kanten der Einzeltäfelchen um ein wesentliches nichtfunktionelles dekoratives oder phan-tasievolles Element handelt. Das wäre nur anders, wenn ohne die Abschrägun-gen und Abrundungen für den Verbraucher beim Verzehr eine Verletzungsge-fahr bestünde, während allein ein angenehmes Gefühl im Mund beim Verzehr sensorisch wirkt. Letzteres reicht für eine technische Funktion nicht aus.
2. Ferner wird es Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die Stapelung von acht Traubenzuckertäfelchen eine technische Funktion aufweist, weil der Verbraucher einen Bedarf am platzsparenden Mitführen dieser Anzahl von Traubenzuckertäfelchen hat. Dabei wird es die als wesentliches Merkmal zu berücksichtigenden Ecken und Kanten der Einzeltäfelchen auch bei der Frage
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zu berücksichtigen haben, ob die in der angegriffenen Warenform dargestellte Stapelung von acht Einzeltäfelchen mit derartigen Ecken und Kanten eine tech-nische Funktion aufweist.
II. Soweit das Bundespatentgericht das Vorliegen eines Schutzhindernis-ses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Betracht gezogen hat, kann bei dem jet-zigen Verfahrensstand hierauf die von dem Antragsteller begehrte Löschung der angegriffenen Marke nicht gestützt werden.
1. Der Antragsteller hat seinen Löschungsantrag nicht auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt. Er hat in der Antragsbegründung, mit der er die im amt-lichen Formblatt angekreuzten Löschungsgründe der §§ 3 und 8 MarkenG kon-kretisiert hat (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 – I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 9 und 12 = WRP 2016, 592 – Fünf-Streifen-Schuh), lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage genannt.
2. Die Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG bilden keinen einheitlichen Streitgegenstand. Dem Bundespatentgericht ist es deshalb verwehrt, das vom Löschungsantragsteller nicht geltend gemachte Schutzhin-dernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von Amts wegen zu prüfen.
a) Das konkrete, auf einen bestimmten Löschungsgrund gestützte Lö-schungsverlangen ist einem zivilprozessualen Streitgegenstand hinreichend vergleichbar (BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 – I ZB 14/91, BGHZ 123, 30, 34 – Indorektal II; BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 12 – Fünf-Streifen-Schuh). Daraus ergibt sich, dass der das Verfahren einleitende Akt nicht nur das im Antrag um-schriebene Verfahrensziel, sondern auch die Angabe des Antragsgrunds ent-halten muss, aus dem der Antragsteller die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 12 – Fünf-Streifen-Schuh). Daraus folgt weiter, dass das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht ent-sprechend § 308 Abs. 1 ZPO nur über den Löschungsgrund entscheiden dür-
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fen, der ihnen vom Antragsteller unterbreitet worden ist (vgl. BeckOK MarkenR/Albrecht aaO § 66 MarkenG Rn. 7; zum Zivilprozess vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 – I ZR 227/02, GRUR 2005, 854, 855 = WRP 2005, 1173 Karten-Grundsubstanz; Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 63 – Goldbären). Der im registerrechtlichen Verfahren geltende Un-tersuchungsgrundsatz (§ 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG) entfaltet seine Gel-tung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegen-stands (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Mai 1977 – I ZB 6/76, GRUR 1977, 664, 665 = WRP 1977, 574 – CHURRASCO; Beschluss vom 10. Januar 1995 X ZB 11/92, BGHZ 128, 280, 293 – Aluminium-Trihydroxid; Beschluss vom 8. November 2016 – X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 25 f. – Ventileinrichtung).
b) Ebenso wie die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG geregelten Lö-schungsgründe (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 9 und 13 – Fünf-Streifen-Schuh) stellen die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG angeführten Löschungs-gründe nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich eigenständige Antrags-gründe für das Begehren nach Löschung der bezeichneten Marke dar. Die in § 3 Abs. 2 MarkenG vorgesehenen Schutzhindernisse knüpfen zwar sämtlich an die Form der Ware an und verfolgen das übereinstimmende Ziel, wesentli-che Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form widerspiegeln, für alle Wirt-schaftsteilnehmer freizuhalten (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 89/104/EWG vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 – Hauck/Stokke; Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 26 bis 28 – Hauck/Stokke). Sie bilden aber keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern sind selbstständige Lebenssachverhalte, indem sie auf die für die je-weilige Warengattung typischen Gebrauchseigenschaften (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), die technische Funktionalität (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder den ästhetischen Wert der Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) abstellen. Demzufolge erfordert die Annahme eines Löschungsgrunds nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG unterschiedliche tatsächliche Feststellungen. Dass im Einzelfall meh-
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rere Tatbestände des § 3 Abs. 2 MarkenG verwirklicht sein können, steht der Annahme eigenständiger Antragsgründe nicht entgegen.
III. Sollte das Bundespatentgericht nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis gelangen, dass eine technische Wirkung nicht für alle wesentlichen Formmerkmale der angegriffenen Marke besteht, wird es den weiteren vom Antragsteller geltend gemachten Löschungsgrund zu prüfen ha-ben. Dieser hat sein Löschungsbegehren in zweiter Linie auf das Schutzhinder-nis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gestützt. Sollte das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass dieses Schutzhindernis vorliegt, wird es, sofern es nicht aus anderen Gründen die an-gegriffene Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung oder der erneuten Entscheidung über die Beschwerde als unterscheidungskräftig ansieht, das Vorliegen der Vor-aussetzungen der Verkehrsdurchsetzung zu prüfen haben. In diesem Zusam-menhang wird es in Betracht zu ziehen haben, das von der Markeninhaberin beantragte demoskopische Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung einzuholen (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 – I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Rn. 32 = WRP 2009, 815 – POST II; Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 65/13,
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GRUR 2015, 1012 Rn. 40 = WRP 2015, 1108 – Nivea-Blau; BGHZ 211, 268 Rn. 111 – Sparkassen-Rot).
Büscher Schaffert Löffler
Schwonke Marx
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.12.2016 – 25 W(pat) 60/14 –

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